O que é oposição ao pedido de registro de marca no INPI? Esta será a pergunta que responderemos esta semana.
Conforme falamos em nosso último post, estamos em uma série sobre os principais passos do registro de uma marca.
Hoje falaremos sobre esta etapa tão importante, além de estratégica.
O que é oposição ao pedido de registro de marca no INPI?
A oposição se trata de um “pedido ao INPI” para que não defira marca de terceiro. Isso para que não haja confusão entre os consumidores e para evitar a diluição da sua marca.
De acordo com o artigo 158, da Lei da Propriedade Industrial,
Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.
Ou seja: Logo após o depósito de um pedido de registro de marca no INPI, a autarquia publica o pedido. Anteriormente falamos mais sobre a publicação dos pedidos. Veja aqui.
A partir da publicação, terceiros possuem 60 dias para opor ao pedido. Sem dúvida, é aí que surge uma das mais importantes estratégias para a proteção da sua marca.
A oposição ao pedido de registro de marca é um ato bastante estratégico. Se acaso você quiser contar com uma equipe especializada, contrate nosso serviço aqui.
Quando fazer oposição ao pedido de registro de marca no INPI?
Antes de mais nada, é de extrema relevância acompanhar seu processo de marca.
Não só acompanhar seu processo, mas também vigiar o banco de dados do INPI. A partir daí você conseguirá verificar as marcas que estão sendo pedidas no INPI.
Se acaso você identificar que uma marca é igual ou semelhante à sua, talvez seja o caso de se opor. Não consegue avaliar, contrate uma análise técnica. Lhe ajudaremos a definir a melhor solução.
Caso você queira ser informado sempre que uma marca igual ou similar à sua seja pedida, conte com nosso serviço de Acompanhamento e Vigilância. Nossa equipe é altamente qualificada e experiente. Além disso, dispomos de softwares desenvolvidos para essa atividade específica.
Não quer ou não pode contratar nosso serviço? É altamente recomendado que você faça por conta própria. Saiba como neste post.
O que pode ser alegado na oposição ao pedido de registro de marca no INPI?
Pois bem. Agora que já esclarecemos o que é oposição ao pedido de registro de marca no INPI, vamos aos argumentos.
Em princípio, tudo pode ser alegado. Contudo, é essencial optar por argumentos estratégicos.
A seguir apresentaremos os mais comuns. Destacamos que a ordem de importância dependerá do caso concreto.
Colidência de marcas
Primeiramente, podemos alegar a colidência. Ou seja: que a marca do terceiro é igual ou similar à sua. Que é capaz de levar os consumidores ao erro ou confusão.
Conforme o Manual de Marcas do INPI, em seu item 5,
A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade e veracidade ou da sua condição de disponibilidade (grifo nosso).
Com relação à disponibilidade, há parâmetros, os quais as marcas devem obedecer. Saiba mais aqui.
Quer seja o nome, quer seja o logotipo, é possível se opor. Desde que haja chances de confusão, é claro. Caso contrário, o INPI não levará seus argumentos em conta.
Anterioridade
Em segundo lugar, deve ser demonstrada a anterioridade da sua marca.
Via de regra terá direito ao uso da marca quem primeiro obtiver o registro no INPI.
De acordo com o artigo 129, da Lei da Propriedade Industrial
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
Além disso, dispõe o Manual de Marcas do INPI, em seu item 2.4.3:
O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI.
O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade.
Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido deve-se a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior.
Isto é: Será “dono” da marca que primeiro fizer seu registro.
Contudo, há uma exceção: O uso anterior de boa-fé.
Uso Anterior de boa-fé
Em terceiro lugar é preciso estar atento ao uso anterior de boa-fé.
Conforme dispõe o §1º, do artigo 129, da LPI,
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
Da mesma forma se posiciona o INPI, no item 2.4.3 do Manual de Marcas:
Constitui-se exceção à regra o usuário de boa fé que comprovar a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica ou semelhante para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI:
Ou seja, é prevista uma hipótese em que quem usa a marca há mais tempo terá direito à prioridade.
Neste caso, é obrigatória a comprovação do uso. Não só do uso, como também do respectivo tempo.
É preciso comprovar que, há pelo menos seis meses do depósito da prioridade, você já utilizava a marca pedida ou registrada por terceiro.
Por exemplo: Um terceiro faz o pedido de registro da marca “X”, no dia 05/07/2022. Você também deseja registrar a marca “X”. Se acaso você tiver como comprovar o uso desde, ao menos, 04/01/2022, você pode alegar uso anterior de boa-fé.
Em suma, caso alguém solicite marca com a qual você já atua, é possível alegar a anterioridade de uso. Para isso, você deverá comprovar o uso da marca há mais de seis meses do pedido do terceiro.
Veja mais sobre uso anterior de boa-fé neste post.
Preciso pagar taxa para me opor ao pedido de registro de marca no INPI?
Sim. Para apresentar uma oposição ao pedido de registro de marca no INPI há uma taxa.
Na atual tabela de valores de retribuições do INPI consta o seguinte:
Taxa federal para apresentação de oposição: R$ 355,00.
Taxa federal reduzida para apresentação de oposição: R$ 142,00*.
* Veja quem tem direito às taxas reduzidas neste post.
Pois bem. Por hoje é isso!
Esperamos ter esclarecido o que é oposição a pedido de marca no INPI.
Se acaso tiver qualquer dúvida sobre marcas, entre em contato conosco através deste link. Será um prazer lhe atender.
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Até a próxima semana 🙂
