Marcas em outras classes podem impedir a minha no INPI? Esta é uma questão bastante recorrente aqui na 123.
Por isso, o post desta semana esclarecerá questões sobre o assunto.
Antes de mais nada, contudo, vamos relembrar o que são classes de marcas.
O QUE SÃO CLASSES DE MARCAS PARA O INPI?
Anteriormente explicamos em detalhes tudo sobre classes de marcas. Leia neste post.
Em resumo, uma classe de marca agrupa algumas – ou diversas – atividades, determinando o campo de atuação de uma marca registrada no INPI. Por exemplo: se um titular deseja produzir camisetas, deve registrar sua marca na classe 25. Isso porque esta especificação está prevista dentro da classe 25. Se acaso produza sabonetes, deve registrar na classe 03.
A divisão das atividades por classes foi uma forma encontrada para setorizar o mercado. Ou seja, para dividir e organizar cada área de atuação. Isso permite que haja marcas como GOL para linhas aéreas e Gol para automóveis, por exemplo. Saiba mais neste post.
No Brasil, utilizamos o sistema de classificação internacional de Nice (NCL), regulado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Atualmente, contamos com 45 classes, das quais 34 identificam produtos e as demais identificam serviços.
A ANÁLISE DE UM PEDIDO PELO INPI CONSIDERA MARCAS EM OUTRAS CLASSES?
Via de regra, não. De acordo com o artigo 26, da portaria 8/2022, o INPI analisará apenas as marcas da classe em que for solicitado o pedido.
Vejamos o que consta no referido artigo:
Art. 26. Para a verificação e análise da disponibilidade do sinal marcário, o examinador
realizará busca de anterioridades, que será feita exclusivamente nas classes reivindicadas no pedido
em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas
classificatórios distintos.
(a segunda parte do artigo se refere às versões de classificador que podem ser alteradas, conforme o passar dos anos, por exemplo)
Na prática, isso significa que, se você possui a marca “X”, na classe 35, para o comércio de roupas, e um terceiro solicita a mesma marca, na classe 25, para camisas, por exemplo, o INPI não possui a obrigação de indeferir a marca do terceiro. Mesmo que seja igual à sua e para atividades afins (semelhantes).
Neste caso, podemos analisar a questão sob dois aspectos: Quando você deseja registrar uma marca e quer uma análise mais abrangente ou quando você possui uma marca registrada e deseja impedir que o INPI defira marcas semelhantes para atividades relacionadas às suas.
Spoiler! No segundo caso, você pode pedir ao INPI que analise marcas em outras classes.
QUERO PEDIR UMA MARCA AO INPI
Em primeiro lugar, se você desejar registrar uma nova marca no INPI, faça uma boa busca de marca antes de depositar seu pedido. Neste post ensinamos como fazer.
Caso queira contar com uma busca profissional, contrate aqui e inicie seus investimentos com segurança.
Realizando uma busca aprofundada no banco de dados do INPI você identificará marcas em outras classes. Desta forma, minimizará futuros riscos, pois, além de não registrar uma marca semelhante a uma que já existe, você evitará que terceiros se oponham ao seu pedido ou peçam a nulidade do seu registro.
TENHO UM REGISTRO DE MARCA NO INPI
Por outro lado, caso você possua uma marca registrada e deseje impedir o registro de marcas semelhantes em classes relacionadas, você precisará pedir ao INPI que analise as marcas de outras classes.
Isso mesmo. Deverá apontar as marcas que você entende que podem confundir os consumidores e pedir ao INPI que as indefira.
Além de proteger o seu mercado, pode evitar a diluição da sua marca (saiba mais sobre diluição neste post).
COMO PEDIR AO INPI QUE INDEFIRA MARCAS EM OUTRAS CLASSES?
Oficialmente, você possui duas ferramentas para pedir ao INPI que considere a existência da sua marca no exame do pedido de registro de marcas em outras classes.
A seguir explicaremos por ordem cronológica de oportunidades de apresentação.
OPOSIÇÃO A PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA
Em primeiro lugar, você pode apresentar uma oposição ao pedido de registro de terceiro, mesmo que em outra classe, desde que haja alguma relação entre elas.
A oposição é um pedido ao INPI para que não defira a marca de terceiros, evitando confusão entre consumidores e a diluição da sua marca.
De acordo com o artigo 158, da Lei da Propriedade Industrial,
Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.
Após o depósito do pedido de registro de marca, a autarquia realiza sua publicação, dando a oportunidade para terceiros se oporem. Esse é um passo crucial na proteção da sua marca. Anteriormente falamos mais sobre a publicação dos pedidos. Veja aqui.
A oposição ao pedido de registro de marca é estratégica. Se precisar de uma equipe especializada, pode contar com nosso serviço.
Para saber mais sobre a oposição ao pedido de registro de marca e sua importância, confira este post e este post.
PEDIDO DE NULIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCA DE TERCEIRO
Em segundo lugar, caso a marca do terceiro já tenha sido concedida, você pode apresentar um pedido de nulidade da mesma.
O processo administrativo de nulidade (PAN) é um pedido ao INPI para explicar as razões pelas quais a autarquia deve declarar a nulidade de uma marca.
De acordo com o artigo 168, da Lei da Propriedade Industrial,
Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.
O Manual de Marcas do INPI, em seu item 7.3, também aborda esse tema.
Ou seja, se o INPI conceder uma marca igual ou semelhante à sua, é possível solicitar sua nulidade, mesmo que em outra classe. Desde que haja afinidade entre elas, claro.
O PAN é crucial, se aplicável. Caso deseje contar com uma equipe especializada, pode contratar nosso serviço.
Para mais informações sobre a Nulidade Administrativa, confira nosso post dedicado ao assunto aqui.
NÃO DEIXE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DO SEU PROCESSO E A VIGILÂNCIA DE TERCEIROS NO INPI
Para opor-se ou apresentar a nulidade administrativa, é essencial realizar a vigilância do banco de dados do INPI. Embora os titulares nem sempre acompanhem seus processos de forma dinâmica e efetiva, é crucial fazê-lo para evitar perda de tempo e dinheiro. Isso para que você tome conhecimento quando marcas semelhantes ou iguais às suas forem pedidas ou concedidas.
Considerando que o INPI pode levar até 18 meses para analisar um pedido de marca, não vale a pena arriscar perder esse investimento. Da mesma forma, investir anos em um negócio apenas para permitir que sua marca seja diluída ou desvalorizada não é uma opção viável.
Portanto, é fundamental acompanhar de forma abrangente a marca no INPI. Se deseja tranquilidade, pode contar com nosso serviço de Vigilância e Monitoramento.
Oferecemos um serviço especializado que não apenas protege sua marca de forma passiva (acompanhamento), mas também ativamente (vigilância). Contamos com uma equipe qualificada e experiente, capaz de identificar marcas que possam prejudicar seus negócios, além de softwares desenvolvidos para essa atividade específica.
Se não puder contratar nosso serviço, é altamente recomendável que faça isso por conta própria, como explicamos nestes conteúdos.
Pois bem! Marcas em outras classes podem impedir a sua no INPI? Esperamos ter conseguido esclarecer que sim!
CONTE COM A 123 MARCAS
Fique atualizado sobre seu processo conosco. Conte com nosso serviço de Acompanhamento e Vigilância.
Nossa equipe é altamente qualificada e experiente. Além disso, dispomos de softwares desenvolvidos para essa atividade específica.
Não pode contratar? Recomendamos que faça você mesmo, aprenda como neste post.
Se acaso tiver dúvidas sobre marcas, entre em contato. Estamos aqui para ajudar.
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Até a próxima semana
Luciana Torres Possapp
OAB/RS 78078
