O que é processo administrativo de nulidade de marca (PAN)?
Dando seguimento à série sobre os principais passos do registro de uma marca falaremos sobre o PAN.
Anteriormente falamos, neste post, sobre recurso ao indeferimento de marca.
Após a concessão da marca, pelo INPI, abre-se o prazo para pedir sua nulidade.
Antes de mais nada, vamos relembrar o que é concessão de marca.
O que é concessão de marca?
Concessão de marca no INPI é o ato através do qual a autarquia lhe concede a propriedade da marca. Através deste ato, o INPI expede o Certificado de Registro.
Ou seja, disponibiliza um documento que comprova que a marca “é sua”.
De acordo com o item 6. 1, do Manual de Marcas do INPI,
A concessão de registro ocorre quando o requerente efetua o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio do registro e emissão do certificado. O registro tem vigência de 10 (dez) anos, a contar da publicação da concessão na RPI.
O que é processo administrativo de nulidade de marca (PAN)?
O processo administrativo de nulidade, ou PAN, é um pedido ao INPI.
Através dele você poderá explicar ao INPI as razões pelas quais a autarquia deve declarar a nulidade de uma marca.
De acordo com o artigo 168, da Lei da Propriedade Industrial,
Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.
No mesmo sentido dispõe o Manual de Marcas do INPI, em seu item 7.3.
Ou seja: Se acaso o INPI conceder marca igual ou semelhante à sua, você poderá pedir sua nulidade.
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Qual o prazo para pedir a nulidade de uma marca?
Sem dúvida, há um prazo para se apresentar o processo administrativo de nulidade de marca (PAN).
Conforme o artigo 169, da LPI, o prazo será se 180 dias, da concessão:
Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.
Como visto, o processo poderá ser instaurado por pedido de interessado ou de ofício, pelo próprio INPI.
Quando pedir a nulidade de uma marca?
Antes de mais nada, é necessário acompanhar seu processo de marca e vigiar o banco de dados do INPI.
A partir daí você conseguirá verificar as marcas que estão sendo concedidas pelo INPI.
Se acaso você identificar que uma marca é igual ou semelhante à sua, talvez seja o caso de pedir sua nulidade. Não consegue avaliar, contrate uma análise técnica. Lhe ajudaremos a definir a melhor solução.
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O que alegar em um processo administrativo de nulidade de marca (PAN)?
Pois bem. Agora que já esclarecemos o que é o processo administrativo de nulidade de marca, vamos aos argumentos.
Em princípio, tudo pode ser alegado. Contudo, é essencial optar por argumentos estratégicos.
Basicamente os argumentos cabíveis são aqueles que também podem ser alegados em oposição. Com adaptações e respeitando o caso concreto, é claro.
A seguir apresentaremos os mais comuns. Destacamos que a ordem de importância dependerá do caso concreto.
Colidência de marcas
Primeiramente, podemos alegar a colidência. Ou seja: que a marca do terceiro é igual ou similar à sua. Que é capaz de levar os consumidores ao erro ou confusão.
Conforme o Manual de Marcas do INPI, em seu item 5,
A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade e veracidade ou da sua condição de disponibilidade (grifo nosso).
Com relação à disponibilidade, há parâmetros, os quais as marcas devem obedecer. Saiba mais aqui.
Anterioridade
Em segundo lugar, deve ser demonstrada a anterioridade da sua marca.
Via de regra terá direito ao uso da marca quem primeiro obtiver o registro no INPI.
De acordo com o artigo 129, da Lei da Propriedade Industrial
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
Além disso, dispõe o Manual de Marcas do INPI, em seu item 2.4.3:
O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI.
O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade.
Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido deve-se a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior.
Isto é: Será “dono” da marca que primeiro fizer seu registro.
Contudo, há uma exceção: O uso anterior de boa-fé.
Uso Anterior de boa-fé
Em terceiro lugar é preciso estar atento ao uso anterior de boa-fé.
Conforme dispõe o §1º, do artigo 129, da LPI,
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
Da mesma forma se posiciona o INPI, no item 2.4.3 do Manual de Marcas:
Constitui-se exceção à regra o usuário de boa fé que comprovar a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica ou semelhante para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI:
Ou seja, é prevista uma hipótese em que quem usa a marca há mais tempo terá direito à prioridade.
Neste caso, é obrigatória a comprovação do uso. Não só do uso, como também do respectivo tempo.
É preciso comprovar que, há pelo menos seis meses do depósito da prioridade, você já utilizava a marca pedida ou registrada por terceiro.
Em resumo: Caso alguém solicite marca com a qual você já atua, é possível alegar a anterioridade de uso. Para isso, você deverá comprovar o uso da marca há mais de seis meses do pedido do terceiro.
Mas atenção! Caso ambos comprovem o uso anterior, a prioridade será de quem primeiro solicitou a marca. Não importando quem usa há mais tempo.
Veja mais sobre uso anterior de boa-fé neste post.
Preciso pagar taxa para pedir a nulidade de uma marca?
Sim. Para apresentar um processo administrativo de nulidade de marca (PAN) no INPI há uma taxa.
Na atual tabela de valores de retribuições do INPI consta o seguinte:
Taxa federal para pedir a instauração de um processo de nulidade administrativa de marca: R$ 590,00.
Taxa federal reduzida para pedir a instauração de um processo de nulidade administrativa de marca: R$ 236,00*.
* Veja quem tem direito às taxas reduzidas neste post.
Pois bem! Por hoje é só. Esperamos ter esclarecido o que é processo administrativo de nulidade de marca (PAN).
Se acaso tiver qualquer dúvida sobre marcas, entre em contato conosco através deste link. Será um prazer lhe atender.
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Até o próximo post! 🙂
