Você sabe quando é permitido usar uma marca registrada sem autorização do titular?
O uso de uma marca registrada é, normalmente, exclusivo do seu titular ou de empresas/pessoas por ele autorizadas. Porém, a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 – LPI) traz algumas situações especiais em que terceiros podem usar uma marca registrada, mesmo quando tal uso não tenha sido expressamente autorizado pelo titular.
Essas situações estão descritas no artigo 132 da LPI. Trata-se de situações nas quais o titular da marca não pode impedir que ela seja usada por terceiros. Vejamos:
Art. 132. O titular da marca não poderá:
I – impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;
II – impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
III – impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e
IV – impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.
A seguir, vamos detalhar cada uma dessas situações:
INCISO I – Uso da marca por comerciantes ou distribuidores
O titular da marca não pode proibir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais próprios (como o nome da loja ou da empresa) junto com a marca do produto para promovê-lo e comercializá-lo.
Por exemplo, concessionárias, supermercados, farmácias e outros tipos de estabelecimentos que legalmente vendem produtos de terceiros podem usar a marca desses produtos, inclusive em versões estilizadas, em encartes, catálogos ou promoções, desde que isso seja feito junto com suas próprias marcas.
II – Uso da marca por fabricantes de acessórios para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência
Fabricantes de acessórios podem usar a marca registrada para indicar a destinação do produto, desde que sigam práticas leais de concorrência.
Imagine um fabricante de capinhas para celular que precisa especificar que o acessório é compatível com determinada marca ou modelo. Se isso fosse proibido, os consumidores teriam dificuldade em identificar para quais produtos os acessórios são feitos.
III – A livre circulação de produto colocado no mercado interno
Uma vez que o titular da marca coloca o produto no mercado – seja diretamente ou com seu consentimento –, ele não pode impedir que esse produto circule livremente, incluindo revendas.
Essa regra é conhecida como “exaustão de direitos”. Em outras palavras, o dono da marca não pode controlar o que acontece com o produto após ele ser vendido, como em revendas por terceiros ou lojas de usados.
Por outra lado, não haverá exaustão de direitos se o produto tiver sido colocado no mercado sem o consentimento do titular da marca ou se tiver sofrido alguma adulteração em seu conteúdo, imagem ou embalagem. Nessas hipóteses, o titular poderá se valer de seus direitos de propriedade e uso exclusivo da marca para coibir tais condutas.
De acordo com Lélio Schmidt (2023) chama-se “importação paralela” a compra de produtos originais num país para serem revendidos em outro, sem a anuência do titular da marca e em prejuízo de seus canais locais de distribuição. Tal prática não é permitida e acarreta vários problemas para o titular da marca, como:
– põe em risco a reputação e imagem da marca;
– afeta a política de preços, descontos e promoções e impacta os contratos de licença ou de distribuição que o titular da marca tiver celebrado no país importador; e
– sobrecarrega a rede oficial de assistência técnica, que em tese pode se negar a consertar produto que não foi posto no mercado interno com o consentimento do fabricante;
IV – A citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo
O titular não pode impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que:
– Não tenha fins comerciais;
– Não prejudique o caráter distintivo da marca.
Lélio Schmidt (2023) cita como exemplos permitidos:
– um jornal, ao publicar a sinopse de uma novela, pode citar a marca da emissora que a transmite;
– uma revista especializada ou órgão de medição ou fiscalização pode publicar os resultados de testes comparativos de desempenho entre determinadas marcas de produtos ou serviços;
– um artista pode citar a marca alheia na letra de determinada canção ou no enredo de um filme, peça de teatro, livro ou dicionário.
De acordo com o autor há vários exemplos de obras artísticas que utilizam marcas de terceiros.
A música “MAMA ÁFRICA” de Chico César cita a marca CASAS BAHIA. A música “TO VOLTANDO” cantada por Simone menciona a marca de cerveja BRAHMA. A música “BATICUM”, de Chico Buarque, se refere às marcas BENETTON, SANYO, WARNER e GLOBO.
Em alguns casos, marcas alheias são usadas nos próprios títulos das canções, como se dá com as músicas “ALL STAR”, “GERAÇÃO COCA-COLA”, “FUSCÃO PRETO” dentre outras.
Em todos estes casos, o artista não está impedido de citar marcas alheias no texto ou mesmo no título de suas obras. Isso porque a marca alheia é citada para se referir ao produto ou serviço que ela designa e não em um contexto de concorrência ou prejudicando a reputação da marca.
Além das situações previstas no artigo 132 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lélio Schmidt (2023) também explica que é permitido o uso de uma marca alheia sem a autorização do titular quando ela é composta por palavras de uso comum na língua. Ninguém pode ser impedido de usar termos que fazem parte do vocabulário cotidiano para se comunicar.
Outro exemplo de uso permitido é a utilização de marcas de terceiros na composição de nomes civis. A proteção legal das marcas não impede, por exemplo, que alguém escolha nomear uma rua (Largo do Boticário), um animal de estimação ou até mesmo um filho com um nome relacionado a uma marca, como Harley Davidson da Silva ou João Ferrari.
O limite entre uso permitido e uso indevido
Essas exceções têm como objetivo equilibrar os direitos do titular da marca e o interesse de terceiros. No entanto, deve o uso de uma marca alheia se manter dentro da esfera da lealdade, sem gerar qualquer risco de confusão ou associação indevida com o produto ou serviço de outrem, bem como prejudicar a reputação da marca.
Caso o uso ultrapasse os limites legais, o titular pode tomar medidas para proteger seus direitos e interromper o uso indevido.
Por hoje é isso!
Esperamos que o conteúdo tenha sido útil e que você tenha aproveitado a leitura.
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Até o próximo post!
Flávia Cristina Lazzarin | LinkedIn
Advogada (OAB/PR 115150). Mestre em Propriedade Intelectual pela UTFPR/ campus Medianeira.
Referências:
[1] SCHMIDT, Lélio D. Marcas, Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, 3ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.
