Hoje vamos falar sobre a vedação à dualidade de marcas.
O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do inciso XX do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), estabelece vedação expressa ao registro de “marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva”.
Tal dispositivo tem como finalidade primordial preservar a unicidade e a função distintiva do sinal marcário, evitando que um mesmo titular obtenha múltiplos registros para identificar idênticos produtos ou serviços, o que poderia gerar confusão no mercado e comprometer a transparência concorrencial.
Qual é o entendimento da doutrina?
A doutrina especializada reforça esse entendimento ao destacar que a regra busca impedir a multiplicidade indevida de registros marcários para o mesmo objeto, resguardando a coerência do sistema e a correta identificação da origem empresarial dos produtos ou serviços.
Nesse sentido, conforme leciona Lélio Denicoli Schmidt, o dispositivo destina-se justamente a evitar a fragmentação artificial da identidade marcária, preservando sua unicidade.
Ademais, a vedação também possui caráter preventivo contra práticas abusivas, como o depósito sucessivo de marcas semelhantes pelo mesmo titular com o objetivo de perpetuar exclusividade e contornar o instituto da caducidade, mantendo indevidamente o sinal fora do domínio público.
Não obstante, a própria norma estabelece exceção relevante: admite-se a coexistência de marcas de um mesmo titular para o mesmo produto ou serviço desde que apresentem suficiente distintividade.
Ou seja, é juridicamente possível o registro de variações marcárias — especialmente no caso de marcas mistas — desde que o conjunto distintivo seja apto a individualizar cada sinal de forma clara perante o consumidor.
Nesse contexto, é pacífico que a legislação não impede:
(i) a utilização da mesma expressão nominativa com diferentes estilizações gráficas, originando marcas mistas distintas;
(ii) o registro de uma mesma marca para produtos ou serviços diversos, hipótese em que não se configura dualidade.
Dessa forma, a análise da eventual incidência do art. 124, XX, da LPI deve ser realizada de forma cumulativa e criteriosa, considerando:
a) a identidade ou não dos produtos ou serviços; e
b) o grau de distintividade entre os sinais.
Conclui-se, portanto, que a vedação à dualidade de marcas não é absoluta, mas sim condicionada à ausência de distintividade suficiente entre os sinais, devendo sua aplicação observar os princípios da especialidade e da função identificadora da marca no mercado.
EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DA VEDAÇÃO À DUALIDADE DE MARCAS
A correta interpretação do art. 124, XX, da LPI pode ser ilustrada por situações práticas, que evidenciam quando há ou não configuração de dualidade marcária:
(i) Caso típico de vedação (dualidade proibida)
Um mesmo titular requer o registro das marcas “ALFA” e “ALFA” (ambas nominativas), para identificar os mesmos serviços de consultoria empresarial na mesma classe.
Resultado: indeferimento, pois há identidade absoluta de sinal e de atividade, configurando dualidade vedada.
(ii) Caso de dualidade por variação irrelevante
O titular registra “ALFA” e posteriormente tenta registrar “ALFA BRASIL” para os mesmos serviços, sem que o elemento adicional possua força distintiva relevante.
Resultado: pode ser considerado dualidade, caso o acréscimo não seja suficiente para diferenciar os sinais perante o consumidor.
(iii) Caso permitido – marcas mistas com distintividade
O titular possui a marca nominativa “ALFA” e requer também uma marca mista com o mesmo termo, porém com logotipo altamente distintivo, cores específicas e identidade visual própria.
Resultado: admitido, desde que o conjunto marcário possua distintividade suficiente.
(iv) Caso permitido – mesma expressão para atividades distintas
O titular registra “ALFA” para serviços de tecnologia (classe 42) e também para produtos alimentícios (classe 30).
Resultado: permitido, pois não há identidade de produtos/serviços → não há dualidade.
(v) Caso estratégico indevido (tentativa de perpetuação de exclusividade)
O titular registra sucessivamente variações como “ALFA”, “ALFA TECH”, “ALFA SOLUTIONS”, todas para os mesmos serviços, com o objetivo de evitar caducidade.
Resultado: pode ser caracterizado como abuso e enquadrado na vedação do art. 124, XX.
(vi) Caso limítrofe – análise caso a caso
Registro de “ALFA” e “ALFA DIGITAL” para serviços de software.
Resultado: dependerá do grau de distintividade do termo adicional (“DIGITAL”), que pode ser considerado descritivo e, portanto, insuficiente para afastar a dualidade.
Por hoje é isso! Nos vemos no próximo post!
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Autora:
Flávia Cristina Lazzarin | LinkedIn
Advogada (OAB/PR 115150) e Mestre em Propriedade Intelectual
