A caducidade do registro marcário corresponde à extinção do direito de exclusividade decorrente da ausência de uso efetivo da marca no prazo legal. Não obstante, a doutrina e a jurisprudência divergem quanto à possibilidade de seu reconhecimento direto pelo Poder Judiciário, sem prévia instauração de procedimento administrativo perante o INPI, ou se tal providência dependeria, necessariamente, de provocação inicial da autarquia.
Em igual medida, controverte-se se o réu, em ação de infração de marca, pode suscitar a caducidade como matéria de defesa na contestação, ou se deve fazê-lo exclusivamente por meio de pedido administrativo ou de ação autônoma, visando à declaração de caducidade do registro que fundamenta a pretensão do autor.
A doutrina não é uniforme.
Parte expressiva sustenta a admissibilidade da decretação judicial imediata, com fundamento no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), segundo o qual nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser subtraída do controle judicial pela exigência de prévio esgotamento da instância administrativa. Nessa linha, a caducidade seria matéria cognoscível pelo juiz sempre que necessária à solução do litígio, inclusive como ação principal.
Em sentido contrário, há quem entenda que a caducidade possui natureza eminentemente administrativa, por implicar a extinção de ato concessivo do INPI, razão pela qual deveria ser postulada primeiramente no âmbito administrativo, cabendo ao Judiciário apenas analisar, posteriormente, a decisão administrativa.
No Brasil, embora não exista dispositivo legal específico que discipline a questão, há precedentes judiciais reconhecendo a viabilidade da ação de caducidade diretamente perante o Poder Judiciário.
Quando proposta judicialmente, contudo, a ação de caducidade deve observar requisitos processuais próprios. Por versar sobre a desconstituição de ato administrativo federal (concessão do registro), a competência é da Justiça Federal. Além disso, o INPI deve integrar a lide, ao menos como assistente, devido ao interesse jurídico direto na subsistência ou extinção do registro. Também se assegura ao titular o mesmo prazo probatório previsto na Lei de Propriedade Industrial para comprovação de uso (60 dias, nos termos do art. 143, §2º, da LPI), sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, o ajuizamento da ação fixa o termo final do quinquênio a ser analisado para aferição do uso contínuo da marca.
Já a possibilidade de arguir a caducidade apenas em contestação em ação de infração de marca, encontra alguns obstáculos relevantes. Primeiro, o regime de prazos do CPC não se harmoniza com o prazo especial da LPI: o autor dispõe de 15 dias para réplica (art. 350 do CPC), enquanto o titular do registro tem 60 dias para demonstrar o uso da marca quando a caducidade é formalmente requerida.
Além disso, eventual reconhecimento incidental da caducidade produziria efeitos restritos ao processo e às partes, sem alcançar a extinção do registro, frustrando a consequência típica pretendida pelo instituto da caducidade (art. 142, III, da LPI). Ainda, a caducidade não se compatibiliza com a reconvenção em ação proposta perante a Justiça Estadual, pois demandaria a citação do INPI e deslocaria a competência para a Justiça Federal, inviabilizando a cumulação de pedidos (art. 327, §1º, II, do CPC).
Diante desse quadro, a solução processualmente mais segura para quem pretende discutir a caducidade do registro que fundamenta uma ação de infração de marca é fazê-lo por uma das vias próprias: (i) requerimento administrativo perante o INPI; ou (ii) ação autônoma de caducidade na Justiça Federal, com participação da autarquia e observância dos prazos legais de defesa.
A simples alegação incidental em contestação pode enfrentar entraves procedimentais e produzir efeitos apenas entre as partes, de modo que a caducidade acaba perdendo seu efeito prático, que é a extinção do registro pelo desuso.
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Autora:
Flávia Cristina Lazzarin | LinkedIn
Advogada (OAB/PR 115150). Mestre em Propriedade Intelectual
Fonte: Schmidt, Lélio Denicoli. Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, 3ª ed. revista e ampliada (Portuguese Edition) (p. 477). Edição do Kindle.
