A ação judicial de nulidade de registro de marca é o instrumento processual destinado a contestar o registro de uma marca concedido em desacordo com a lei.
A ação pode ser proposta por qualquer pessoa com legítimo interesse ou pelo próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conforme dispõe o artigo 173 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).
O prazo para o ajuizamento dessa ação é de cinco anos, contados a partir da data de concessão do registro, nos termos do artigo 174 da LPI.
A competência para o julgamento é da Justiça Federal, conforme estabelece o artigo 175 do mesmo diploma legal.
Mas atenção! Há, contudo, situações excepcionais em que o prazo prescricional de cinco anos não se aplica! É o caso do registro de má-fé de marcas notoriamente conhecidas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido o caráter imprescritível da ação de nulidade, a fim de proteger a boa-fé e a lealdade concorrencial.
Durante o trâmite da ação, o juiz poderá, de forma liminar, suspender os efeitos do registro e o uso da marca até o julgamento final, desde que preenchidos os requisitos processuais pertinentes, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 174 da LPI.
Tanto o INPI quanto o titular do registro impugnado serão citados para apresentar defesa. Ressalta-se que o próprio INPI pode manifestar-se favoravelmente à nulidade, caso verifique que o registro foi concedido em desconformidade com os requisitos legais.
No curso do processo, as partes podem produzir provas aptas a demonstrar, por exemplo, a má-fé do requerente, a falta de distintividade da marca, o uso anterior por terceiros, a ausência de legitimidade ou a colidência com marcas anteriormente registradas.
Ao final, o magistrado analisará os argumentos e as provas produzidas. Caso reconheça a nulidade, a decisão poderá anular total ou parcialmente o registro, produzindo efeitos retroativos (ex tunc) — isto é, como se o registro jamais tivesse existido. Da sentença, caberá recurso ao Tribunal Regional Federal competente.
Por fim, é importante distinguir a ação judicial de nulidade do Processo Administrativo de Nulidade (PAN). Este último é instaurado perante o próprio INPI e deve ser requerido no prazo de 180 dias após a concessão da marca. Já a ação judicial deve ser ajuizada perante a Justiça Federal e tem prazo prescricional mais amplo, sendo cabível mesmo após o encerramento da via administrativa.
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Autora:
Flávia Cristina Lazzarin | LinkedIn
Advogada (OAB/PR 115150). Mestre em Propriedade Intelectual
