RESUMO
Este artigo analisa o entendimento dos tribunais brasileiros quanto à legitimidade para o registro de marcas, conforme disposto na Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/1996). Consta do artigo 128, § 1º, da LPI, que deve haver vinculação entre a atividade lícita e efetivamente exercida pelo requerente e os produtos ou serviços indicados no pedido de registro. No presente estudo serão abordados alguns casos julgados sobre a questão, a fim de elucidar os critérios adotados pelo Judiciário na análise da legitimidade ou não para registro de marca no Brasil.
INTRODUÇÃO
A legitimidade para o registro de uma marca refere-se à capacidade legal do requerente de pleitear a proteção marcária junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Conforme o artigo 128 da LPI, pessoas jurídicas de direito privado só poderão registrar marcas que estejam diretamente relacionadas às atividades que exerçam de forma efetiva e lícita. Essa atividade pode ser desempenhada diretamente pela requerente ou por meio de empresas que ela controle, desde que tal condição seja expressamente declarada no pedido.
O artigo 128 da LPI assim dispõe:
Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.
1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. (…) [grifei]
Assim, o artigo 128 da LPI busca garantir que o direito de uso exclusivo da marca seja concedido apenas a quem efetivamente atua no mercado correspondente àquela marca, evitando registros especulativos e impedindo monopólios indevidos por agentes que não têm vínculo com os produtos ou serviços reivindicados.
Para avaliação do preenchimento desse requisito, o requerente deve declarar tal condição no próprio pedido de registro, incumbindo ao INPI o exame da compatibilidade entre o produto ou o serviço indicado com o estatuto ou contrato social da empresa.
A legitimidade é analisada no momento do depósito da marca. Assim, havendo alteração contratual que modifique a cláusula relativa ao objeto social, o exame da norma contida no § 1º do art. 128 da LPI será realizado levando-se em conta o conteúdo da cláusula vigente à época do depósito (Manual de Marcas do INPI).
Atualmente, o depositante ao fazer o pedido de registro de marca através de formulário eletrônico, declara que exerce de forma efetiva e lícita a atividade reivindicada na especificação do pedido de registro de marca. No entanto, tal condição não isenta o depositante de comprovar documentalmente a veracidade da declaração apresentada, se o INPI considerar necessário, através de formulação de exigência.
De acordo com o Manual de Marcas do INPI, além das atividades literalmente descritas no contrato social ou estatuto da empresa, também se considera, para fins de legitimidade, os “produtos ou serviços decorrentes da atividade principal” (item 5.5.2.). Vejamos:
Os pedidos de registro destinados a assinalar produtos ou serviços que não guardem correspondência literal com a atividade declarada, mas que possam ser enquadrados como atividade acessória, serão examinados a fim de verificar se, efetivamente, o produto ou o serviço decorre naturalmente da atividade principal.
Com relação à comprovação da legitimidade das pessoas físicas, de acordo com o Manual de Marcas do INPI, o requerente poderá apresentar toda e qualquer prova em direito admitida, desde que passível de peticionamento, que leve à convicção em relação ao exercício efetivo e lícito da atividade como, por exemplo, diplomas universitários, certificado de conclusão de cursos, carteira emitidas por Conselhos Profissionais (CREA, CRM, OAB etc.), contratos de prestação de serviços, material publicitário e de divulgação, entre outros.
Já quando o exercício de atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados se dá por meio de empresa controlada direta ou indiretamente pelo requerente, é necessário que tal condição seja declarada no ato do pedido, conforme previsto no § 1º do art. 128 da LPI.
A ausência de legitimidade é causa de indeferimento do pedido de registro e/ou de reconhecimento de nulidade da marca, sujeita a prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da concessão da marca (art. 174 da LPI).
O STJ tem entendido que, mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96.
Ação ajuizada em 14/1/2010. Recurso especial interposto em 12/12/2016. Autos conclusos à Relatora em 25/10/2018.
O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir (i) se a pretensão anulatória está prescrita; (ii) se houve cerceamento de defesa ou má valoração da prova; (iii) se o julgamento foi extra petita; e (iv) se deve ser declarada a nulidade da marca titulada pela recorrente.
Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.
O diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito de propriedade industrial – Lei 9.279/96 – contém regra expressa acerca da questão controvertida, dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).
Mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade. Precedentes.
Entender que a ação de nulidade de marca é, em regra, imprescritível equivale a esvaziar o conteúdo normativo do dispositivo precitado, fazendo letra morta da opção legislativa e gerando instabilidade, não somente aos titulares de registro, mas também a todo o sistema de defesa da propriedade industrial.
Ademais, a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais.
Precedente. Hipótese concreta em que a ação anulatória foi ajuizada depois de transcorrido o prazo quinquenal estabelecido na lei especial, sendo impositiva a decretação da prescrição da pretensão anulatória. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.782.024/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019.)
A seguir, apresentam-se casos selecionados, devidamente anonimizados e identificados apenas pelas iniciais, a fim de resguardar a identidade de seus titulares.
1 º Caso: Marca “T. D.”, julgado pelo TRF da 4 ª Região em 28/04/2021
Trata-se de ação anulatória de registro da marca T. D., por violação ao art. 128, § 1º da LPI, que foi julgada procedente pelo TRF da 4ª Região, vez que a empresa titular da marca não exercia de fato a atividade de transporte rodoviário de cargas, prevista na especificação da marca.
Na decisão verificou-se que apesar de a empresa ter como atividade no seu contrato social a atividade de transporte rodoviário de cargas, quando do depósito da marca, a empresa de fato não se dedica ao transporte rodoviário de cargas, mas a locação de equipamentos e veículos pesados e à realização de obras de terraplanagem, aterro e desaterro, como demonstraram os documentos, em especial, contratos, apresentados pelas partes.
Em razão da ilegitimidade, foi declarada a nulidade do ato administrativo de concessão da marca T. D., registrada na classe 39, para serviços de transporte rodoviários de cargas em geral.
2 º Caso: Marca I. A. M. O. N. julgado pelo TRF da 4 ª Região em 24/09/2019
Alegava a parte autora que a ré obteve indevidamente o registro da marca I. A. M. O. N. em inúmeras especificações da classe NCL 42, mas no objeto social do contrato social da empresa constava apenas a atividade de: “desenvolvimento de programas de computador sob encomenda”.
Alegava a autora que a empresa nunca explorou tais atividades, exceto a de “desenvolvimento de software por encomenda “previsto no contrato social, devendo a marca ser anulada parcialmente.
Em primeiro grau, o pedido foi improcedente, por entender o Juiz que, nos termos do artigo 128 da Lei de Propriedade Industrial, a empresa pode registrar uma marca para distinguir produtos de gêneros relacionados à atividade que exerça efetivamente e licitamente, ainda que não constantes de seu contrato ou estatuto social, mas que com ele guarde relação.
A Ré apresentou uma série de documentos, tais como notas fiscais, que apontavam que tal pessoa jurídica, na execução de seu objeto social, efetivamente desenvolvia trabalhos estreitamente atrelados à sua finalidade social (desenvolvimento de programas de computador sob encomenda).
A empresa comprovou desenvolver softwares diversos para colégios, aplicativos para plataformas digitais os mais variados, com as respectivas manutenções, jogos eletrônicos, desenvolvimento de sites para finalidades específicas, entre outros serviços que são compatíveis com o seu objeto social, e não destoam, grosso modo, dos serviços arrolados na classe NCL (10) 42.
Em fase de recurso, o TRF da 4ª Região entendeu que o objeto social da empresa, no qual consta: “desenvolvimento de programas de computador sob encomenda”, deve ser interpretado de modo abranger todas as especificações com a entrada “Programação de computador” e com a entrada “Software de computador” da classe NCL 42, considerado o direito de todo o empreendedor de ampliar suas atividades, no âmbito do seu objeto social.
Assim, o TRF da 4ª Região acolheu parcialmente o pedido do autor, interpretando de forma abrangente o contrato social das Ré e declarando nulo o registro de marca em relação às atividades não exercidas pela empresa.
3 º Caso: Marca: O.S., julgado pelo TRF da 4ª Região em 18/08/2020
Trata-se de ação de nulidade de registro da marca O.S., depositado por pessoa física, sem ter diploma de odontólogo, que realizou o pedido de registro de marca para a classe NCL 44, com a seguinte especificação: “(Odontologia [cirurgião-dentista] – [Informação em]; Odontologia [cirurgião-dentista] – [Consultoria em]; Odontologia [cirurgião-dentista] – [Assessoria em]; Odontologia [cirurgião-dentista])”, sendo concedido o registro em 08.05.2018.
O réu alegou que assinou contrato com uma dentista com o objetivo de iniciar trabalhos ligados a criação da marca e que é sócio de empresa de propaganda e marketing, a qual tinha como objetivo contratual a difusão da marca, que seria criada por todo o território nacional e sua empresa seria responsável pelo desenvolvimento de planejamento estratégico e todo o trabalho perante os órgãos federais ligados ao registro de marcas.
A fim de comprovar o alegado, o réu juntou um “contrato de prestação de serviços de marketing” celebrado entre a empresa que é sócio e uma odontóloga.
Entendeu o Tribunal que a situação dos autos não está amparada no §1º do artigo 128 da LPI, pois esse dispositivo apenas autoriza que uma pessoa jurídica controladora (holding) seja titular de marca que será explorada por empresas por ela controladas.
Segundo o Tribunal não existe aqui nenhuma “empresa controlada direta ou indiretamente” pelo réu, mas sim uma pessoa natural, uma odontóloga, que não é nem pode ser “controlada”. Tal profissional não é “controlada”, primeiro, porque se trata se um simples contrato de assessoramento de marketing, propaganda e publicidade, e não de um contrato de emprego, pelo qual o empregado ficasse subordinado ao empregador; e segundo, porque a odontóloga está sujeita aos ditames éticos e legais da profissão regulamentada de odontólogo, não podendo ser profissionalmente “controlada” por outrem.
De acordo com o Tribunal, a correta interpretação do artigo 128 da LPI, é no sentido de que as pessoas naturais (pessoas físicas) só podem requerer marca relativa à atividade que exerçam efetiva e licitamente, sem prejuízo de, posteriormente, virem a cedê-la ou licenciá-la a terceiros.
O Tribunal acolheu o pedido autoral e determinou que o INPI procedesse à decretação de nulidade do registro da marca titularizada pelo réu, por ofensa ao disposto no artigo 128 da LPI.
4 º Caso: Marca M.P. SORVETERIA ITALIANA, julgado pelo TRF da 4ª Região em 09/05/2023
Trata-se de ação de declaração de nulidade do registro da marca M. P. SORVETERIA ITALIANA, concedida para uma pessoa física. Segundo apurou-se nos autos, a Sorveteria foi fundada por N. Z. e iniciou suas atividades em 30/10/1996, na condição de empresária individual. Em 21/10/2013, o registro de empresa foi transformado em sociedade empresária pelo ingresso, com 2% das quotas, de S. Z. no quadro societário, que é esposa do réu, titular da marca depositada no INPI, e que foi empregado do estabelecimento no período de 02/01/2012 a 18/04/2019.
Em 22/08/2017, o contrato social sofreu sua primeira alteração, para ingresso de L. Z. como sócio detentor de 5% das quotas sociais.
Dois dias depois, em 24/08/2017, a sócia majoritária N.Z. firmou contrato de compra e venda de estabelecimento comercial com L. Z. (incluindo empresa, móveis e utensílios e transferência dos direitos sobre o título do estabelecimento), em três parcelas iguais e anuais, sendo a primeira em 15/03/2018 e a última em 15/03/2020.
A sócia minoritária S.Z. aparece como anuente do negócio jurídico, obrigando-se a transferir suas quotas sociais ao comprador sem qualquer custo tão logo liquidasse o valor total da compra.
Quitado o valor da compra, houve a segunda alteração do contrato social da empresa em 13/09/2021, para retirada de N.Z. e S. Z. do quadro societário, remanescendo somente L. Z. como sócio, administrador e titular da pessoa jurídica.
Tão logo paga a última parcela referente à compra do estabelecimento comercial, em 15/03/2020, o réu depositou junto ao INPI o pedido de registro da marca mista M. P. SORVETERIA ITALIANA, com o mesmo logotipo utilizado pela empresa, ora autora da ação.
A atitude evidenciou a intenção de exploração indevida de marca utilizada por terceiro. Tanto o nome quanto a identidade visual objeto do pedido de registro já vinha sendo utilizados pela empresa agravante há anos.
O requerente do pedido de registro (pessoa física), nunca exerceu atividade relacionada à marca, seja de modo direto, seja através de empresa controlada direta ou indiretamente. Como pessoa física, fora apenas funcionário da empresa.
Assim, entendeu o Tribunal que o registro da marca violou o disposto nos arts. 124, V e 128, § 1º da LPI, razão pela qual declarou a nulidade do registro da marca.
4 º Caso: Marca E.A. julgado pelo TRF da 4ª Região em 14/06/2022
Trata-se de ação de anulação de registro da marca “E.A.”, na qual alega o autor da ação que nos anos de 2014 e 2015 foi estudante de Direito da Faculdade C., e na instituição foi vice-presidente da Associação Atlética de Direito. Afirmou que, na época criou um evento voltado a estudantes chamado “E.A.”. Aduz que, após a primeira edição da festa, a empresa prestadora de serviços “P.E.” passou a organizar a referida festa universitária, e desde então a festa “E.A.”, realizada semestralmente na cidade e é produzida pela referida empresa. A empresa ré, “P. E.”, depositou junto ao INPI o pedido de registro da Marca “E.A”, que foi concedida em 26/06/2020.
O autor da ação alegava a ilegitimidade da empresa P.E., vez que o nome do evento foi por ele idealizado.
O juiz da causa entendeu que o INPI não poderia conceder o registro da marca “E.A.” ao autor, porque ele não tinha legitimidade para tanto, nos termos do artigo 128 da Lei nº 9.279, de 1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI). O Autor na verdade tinha a ocupação de estudante de direito, não exercendo efetivamente a atividade profissional de promotor ou produtor de festas, muito menos ‘diretamente’ ou por meio de empresa por ele controlada, pois a realização da festa “E.A.” foi confiada à empresa “P.E.”, que não era, evidentemente, empresa controlada pelo autor.
De acordo com a decisão, seria abusivo que alguém, que não é nem fabricante do produto nem prestador do serviço a ser distinguido pela marca, pudesse obter o registro de uma infinidade de marcas, assim impedindo o registro por parte daqueles que realmente pretender fazer uso da marca. De acordo com a decisão, nada impede, evidentemente, que alguém exerça a ocupação de designer ou desenvolvedor de marcas, cobrando por isso, o que não pode é tal profissional, sem fabricar o produto ou prestar os serviços a que se refere uma marca, obter o registro dela em seu próprio nome.
O autor diz ser o “mentor intelectual e/ou criador individual da marca ‘E.A.'”, mas o direito à marca é concedido pela lei àquele que prioritariamente requer e obtém o seu registro no INPI (LPI, art. 129, caput), e não àquele que criou ou concebeu algum sinal passível de ser registrado como marca.
CONCLUSÃO
A análise dos principais julgados demonstra que a jurisprudência brasileira tem interpretado o artigo 128 da Lei de Propriedade Industrial no sentido de que a legitimidade para o registro de marca exige o exercício efetivo e lícito da atividade relacionada aos produtos ou serviços assinalados.
A análise dos principais julgados evidencia que a jurisprudência brasileira vem entendendo que nos termos do artigo 128 da Lei de Propriedade Industrial, a empresa pode registrar uma marca para distinguir produtos e/ou serviços de gêneros relacionados à atividade que exerça efetivamente e licitamente, ainda que não constantes de seu contrato ou estatuto social, mas que com ele guarde relação.
Por outro lado, atividades apenas previstas formalmente, mas não exercidas de fato, não conferem legitimidade, sendo causa de nulidade do registro.
No caso de pessoas físicas, é igualmente necessário comprovar o exercício lícito e efetivo da atividade, o que pressupõe, por exemplo, formação técnica ou habilitação profissional. Ademais, não se reconhece legitimidade àquele que apenas idealizou a marca, sem atuar profissionalmente no segmento correspondente.
Autora:
Flávia Cristina Lazzarin | LinkedIn
Advogada e Mestre em Propriedade Intelectual
Direção:
Roberto Meurer Soraire
Administrador especialista em direito empresarial
Luciana Torres Possapp
Advogada e Especialista em Propriedade Intelectual
