De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o uso indevido de uma marca registrada configura violação suficiente para gerar o dever de indenizar por danos morais — mesmo sem a necessidade de provar prejuízo concreto. Isso ocorre porque o registro da marca no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) garante ao seu titular o direito exclusivo de uso em todo o território nacional, dentro do respectivo segmento de mercado.
Esse direito protege a marca contra imitações ou usos não autorizados que possam gerar confusão no público consumidor ou desviar clientes, caracterizando uma violação passível de reparação judicial.
A Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279/96, em seus artigos 129 e 130, estabelece que, uma vez concedido o registro da marca, é garantido ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional, sendo direito e dever do titular zelar pela integridade e reputação da marca. Vejamos:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”
Art. 130- Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
III- zelar pela sua integridade material ou reputação.
Em caso de uso indevido de marca, as medidas cíveis que podem ser adotadas pelo titular da marca violada estão previstas nos dispositivos 207, 208, 209 e 210, da LPI.
Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.
Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.
Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.
- 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.
- 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.
Com relação aos lucros cessantes, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que há presunção de prejuízo quando se constata o uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito é suficiente para causar dano à atividade empresarial do titular, como ocorre no desvio de clientela e na confusão entre empresas, gerando o dano material.
Isso ocorre porque a própria lei presume a existência de danos materiais, sendo uma consequência natural da contrafação e da violação da concorrência de mercado. A norma, inclusive, estabelece critérios específicos para se determinar o valor devido (quantum debeatur), conforme os arts. 208, 209 e 210 da LPI.
A norma em nenhum momento condiciona a reparação à demonstração efetiva do dano, até porque, como já mencionado, o uso indevido da marca está naturalmente ligado à concorrência desleal, ao desvio de clientela e à confusão entre estabelecimentos, independentemente da intenção do agente ou da comprovação de prejuízos concretos.
O artigo 210 disciplina a forma de apuração dos danos materiais:
Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:
I – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
II – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.
Já em relação à indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a comprovação do uso indevido de marca registrada de terceiros é suficiente para a condenação em danos morais “in re ipsa”, ou seja, não é necessária a prova de danos ou prejuízos concretos.
Quanto ao valor da indenização, o STJ firmou o entendimento de que o ressarcimento por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias do caso concreto:
“recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.12.2007)
Foi realizada uma pesquisa na jurisprudência sobre indenizações por danos morais decorrentes do uso indevido de marca e os valores que vêm sendo fixados em tais situações. A seguir, constam os casos selecionados.
1º Caso: USO INDEVIDO DE MARCA FIGURATIVA
A presente ação foi ajuizada com o intuito de fazer cessar o uso, por R.C.C.R. S/A, do elemento figurativo (desenho em formato de raio) relacionado às marcas de K.C.C. LTDA, bem como de obter indenização pelos danos sofridos (materiais e morais).
No caso, o STJ entendeu que o uso do elemento figurativo em questão (raio) não pode constituir exclusividade da recorrida para utilização em qualquer contexto, já que se trata de símbolo de uso comum, representativo de um fenômeno da natureza.
Por outro lado, o Tribunal ressaltou que isso não autoriza que terceiros atuando no mesmo segmento de mercado adotem representação figurativa igual ou semelhante, sob pena de gerar confusão ou associação indevida junto ao público consumidor.
O Tribunal destacou que, “para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não sendo necessária a prova de engano efetivo por parte de clientes ou consumidores específicos.”
O entendimento do STJ firmou-se no sentido de reconhecer a existência de dano material no uso indevido da marca, já que a própria violação do direito é suficiente para causar lesão à atividade empresarial do titular, como no desvio de clientela e na confusão entre empresas, devendo o valor do prejuízo ser apurado em liquidação de sentença.
A jurisprudência do STJ também aponta no mesmo sentido quanto ao dano moral, entendendo que esses danos decorrem da ofensa à imagem, identidade e credibilidade do titular da marca. Assim, basta a comprovação da conduta ilícita, sem necessidade de prova do prejuízo ou do abalo moral efetivo.
Quanto à fixação do valor a ser pago como compensação pelos danos morais, o STJ entende que deve haver razoabilidade, levando-se em conta a gravidade do dano, a conduta do infrator, a repercussão do fato e o porte econômico das partes.
Considerando esses critérios e os precedentes do STJ em casos semelhantes, foi fixado o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) como indenização por danos morais.
Ementa da decisão:
RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. ELEMENTO FIGURATIVO. RAIO. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO. ROUPAS E ACESSÓRIOS. PÚBLICO CONSUMIDOR COMUM. CONFUSÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
- Ação ajuizada em 13/4/2018. Recursos especiais interpostos em 3/12/2021 e 7/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 10/4/2023. 2. O propósito dos recursos especiais consiste em definir (i) se o uso de símbolos em formato de raio nas peças de vestuário e em acessórios comercializados por RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A viola a marca figurativa de titularidade de K2 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e (ii) se o valor da compensação por danos morais comporta majoração. 3. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor. 4. Para a tutela da Lei 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. 5. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido da ocorrência ou não de confusão ou de associação indevida por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 6. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. 7. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais pelos juízos de origem (R$ 50.000,00) não destoa das balizas adotadas por esta Corte Superior para hipóteses semelhantes. 8. Recursos especiais não providos. (REsp n. 2.091.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.
2º CASO: USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA PARA O MESMO SEGMENTO DE MERCADO
As empresas C.E. S/A e S.S.T.E.M.G. Ltda. ajuizaram ação contra C.E.T.P.C. Ltda., alegando que a ré estaria usando marca semelhante à das autoras, além de endereço eletrônico similar, no mesmo ramo de atividades.
As autoras pediram a suspensão do uso da marca e indenização por danos patrimoniais e morais, além de obrigação de não fazer.
O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que a ré se abstivesse do uso da marca e dos domínios de internet e de quaisquer outros sinais capazes de gerar confusão com a marca das autoras, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). No entanto, negou o ressarcimento por danos materiais e morais.
A parte autora recorreu ao STJ, que entendeu que, por se tratar de bem imaterial, é inerente o dano moral à pessoa jurídica quando há uso indevido da marca, pois isso atinge a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa perante o mercado, afetando clientes, fornecedores, sócios e investidores, além de comprometer o prestígio e a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos.
O infrator, por sua vez, se beneficia indevidamente, agregando valor ao seu produto ao usar marca alheia.
Assim, o STJ entendeu que o dano moral por uso indevido da marca é aferível “in re ips”, ou seja, decorre automaticamente da prática ilícita, sem necessidade de comprovação de prejuízo concreto.
Considerando as peculiaridades do caso e o fato de que o uso indevido da marca prejudicou não apenas a recorrente, mas também consumidores, o STJ fixou a indenização por danos morais em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Ementa da decisão:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. Recurso especial provido. (REsp n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018.)
Outros dois casos julgados pelo STJ também fixaram o mesmo valor (R$ 50.000,00) a título de indenização por uso indevido de marcas famosas:
- A Terceira Turma, no julgamento do REsp 466.761/RJ, em 03/04/2003, condenou empresa por uso não autorizado da marca Louis Vuitton, em razão da comercialização de produtos falsificados, no valor de R$ 50.000,00;
- No REsp 1.535.668/SP, julgado em 15/09/2016, o STJ condenou contrafator pela reprodução da marca Nike em 3.636 pares de meias, fixando indenização de R$50.000,00, ressaltando também o caráter pedagógico e preventivo da medida.
3º CASO: USO INDEVIDO DE IMITAÇÃO DA MARCA “CARREFOUR”
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, com pedido de tutela de urgência, proposta por C. S/A e C.C. e Indústria LTDA. contra o Supermercado C. EIRELI e F.A.C.
A parte autora afirmou que, com a intenção de criar uma associação indevida com as autoras, os réus utilizaram a mesma disposição de elementos e cores em seu estabelecimento e materiais publicitários, os quais remetem diretamente aos supermercados Carrefour, inclusive em suas redes sociais.
As autoras são titulares das marcas “CARREFOUR”, nominal e mista, registradas no INPI.
O juiz de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que os réus se abstivessem de usar marca que imitasse o termo “CARREFOUR”, em conjunto ou isoladamente, como marca, nome empresarial, título de estabelecimento, nome de domínio, redes sociais ou quaisquer outros meios, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento.
Na sentença, os réus foram condenados ao pagamento de indenização por danos materiais, nos termos do art. 208 e 210, inciso I, da Lei nº 9.279/1996, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, e também a indenizar as autoras por danos morais no valor de R$ 30.000,00.
Em recurso, a indenização fixada em R$30.000,00 foi reduzida para R$ 20.000,00, montante considerado mais adequado às particularidades do caso, tanto em relação ao impacto na imagem e reputação da marca quanto à função punitiva e pedagógica da condenação.
Ementa da decisão:
DIREITO MARCÁRIO – MARCA “CARREFOUR” – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – Autoras apeladas que, sendo detentoras da expressão “CARREFOUR”, seja como marca, nome empresarial, título de estabelecimento ou qualquer outro modo, pleiteiam a cessação de atos de concorrência desleal e violação de propriedade industrial, além da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus – Parcial acolhimento. MARCA “CARREFOUR” – MARCA QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INPI – CONCORRÊNCIA DESLEAL – DANOS MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS – Utilização indevida da marca das autoras, para atuação do mesmo segmento (comércio varejista de alimentos), que se mostrou incontroversa e viola os direitos de propriedade industrial – Caso em que restou evidenciado o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca das autoras – Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal mantida nos termos da sentença. DANO MORAL. Dano moral por uso indevido da marca que se verifica “in re ipsa”, pelo fato de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela. Todavia, o “quantum” indenizatório fixado em R$ 30.000,00 comporta redução para R$ 20.000,00, considerando, de um lado, a ofensa ao nome e à reputação das autoras em sua área de atuação; de outro, a sua finalidade punitiva e pedagógica – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP. Apelação Cível 1098744-38.2022.8.26.0100; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível – 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 01/04/2025; Data de Registro: 04/04/2025)
4º CASO: USO INDEVIDO DE NOMES DE PERSONAGENS REGISTRADOS COMO MARCA
Trata-se de ação proposta por E.O.U.L. contra C.R.L.S. (pessoa física), com o objetivo de que a ré se abstivesse de comercializar produtos que violassem suas marcas, bem como fosse condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Em resumo, a autora afirmou que a ré se apropriou indevidamente de suas marcas, que se referem a nomes de personagens registrados nacional e internacionalmente.
O juiz de primeiro grau verificou que o uso não autorizado das marcas da autora foi confessado pela ré, sendo cabível sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 e danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, conforme o art. 210 da Lei da Propriedade Industrial.
Em recurso, o TJSP entendeu que ficou comprovada a violação dos direitos sobre as marcas da autora, já que a ré comercializou produtos com personagens protegidos. Considerando as circunstâncias do caso e a necessidade de coibir a repetição da conduta, o Tribunal majorou a indenização por danos morais para R$10.000,00.
Ementa da decisão:
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Autora apelante que pugna pelo reconhecimento do uso indevido de sua marca e violação de seus direitos de propriedade industrial, além de indenização pelos danos causados – Sentença de procedência – Inconformismo de ambas as partes – Acolhimento do recurso da autora e desprovido o da ré. PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCAS “PEPPA PIG, “MUMMY PIG” “PAPAI PIG”, “GEORGE”, QUE SE ENCONTRAM REGISTRADAS NO INPI – CONCORRÊNCIA DESLEAL – DANO MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS – Caso em que restou incontroverso o aproveitamento parasitário do renome e da reputação das marcas da autora – Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI – Provas dos autos que demonstram, de maneira incontroversa, a indevida utilização de marcas pela ré – Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, na forma requerida pela própria autora em sua petição inicial – DANO MORAL – Dano moral que restou caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e do fato de que gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela – Indenização que deve ser majorada para R$ 10.000,00, diante das peculiaridades do caso concreto – Verba honorária majorada pra 20% sobre o valor da condenação – Sentença reformada em parte – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ. (TJSP; Apelação Cível 1028866-26.2022.8.26.0100; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível – 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 21/03/2025; Data de Registro: 21/03/2025)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, observa-se que o uso indevido de marca registrada constitui violação direta aos direitos de propriedade industrial, ensejando, por si só, o dever de indenizar, tanto por danos materiais quanto por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.
A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) assegura ao titular o direito exclusivo de uso da marca e impõe o dever de zelar por sua integridade e reputação. Assim, qualquer utilização não autorizada configura ato ilícito, especialmente quando gera confusão no público consumidor ou desvia a clientela, afetando a credibilidade e o valor da marca no mercado.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que o dano moral decorre automaticamente da violação do direito marcário, sendo presumido (in re ipsa). Da mesma forma, o dano material é presumido, cabendo apenas a apuração do quantum indenizatório conforme os critérios do art. 210 da LPI.
Os casos analisados demonstram que os tribunais vêm fixando valores proporcionais à gravidade da conduta e ao porte econômico das partes, com indenizações que variam, na maioria das situações, entre R$10.000,00 e R$50.000,00, refletindo o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da reparação.
Autora:
Flávia Cristina Lazzarin | LinkedIn
Advogada (OAB/PR 115150). Mestre em Propriedade Intelectual
