Alterei meu logotipo. Preciso registrar uma nova marca no INPI? Nos deparamos diariamente com esta pergunta, aqui na 123. É comum que empreendedores com marcas registradas alterem, ao longo do tempo, sua identidade visual. Isso ocorre por diversos motivos, como modernização da marca, por exemplo.
É natural que uma marca se modifique ao longo dos anos.
Entretanto, é preciso estar atento à proteção da marca. Não apenas ao seu registro, em si, mas também à manutenção do mesmo. Afinal, ninguém quer investir tempo e recursos em uma marca para perdê-la, né?
Após a concessão de uma marca, um dos maiores riscos é que a marca seja extinta em razão da caducidade. Ou seja, que alguém alegue que você não utiliza a sua marca e, por isso, ela deve ser disponibilizada ao público. Se acaso você não comprovar o uso da sua marca, você perderá todo o investimento feito ao longo dos anos.
Mas o que é a caducidade?
O QUE É A CADUCIDADE DE UMA MARCA?
Em primeiro lugar, vamos relembrar o que é caducidade de marca: é a extinção do registro por falta de uso.
De acordo com o Manual de Marcas do INPI,
(…) o titular tem o dever de utilizar a marca, tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registrada ou então justificar o desuso por razões legítimas, sob pena de ter seu registro extinto conforme o disposto no inciso III do art. 142 da LPI.
Conforme o artigo 142, da LPI,
Art. 142. O registro da marca extingue-se:
III – pela caducidade; ou
Ou seja: Solicitar e obter o registro da marca no INPI não é suficiente. O titular deve usar a marca. Se não a utilizar por 5 anos, ela pode ser extinta.
É crucial saber que a extinção só acontecerá por caducidade se alguém solicitar ao INPI.
Neste post falamos especificamente sobre a caducidade e suas particularidades.
NEM TODA MARCA TERÁ LOGOTIPO
Em segundo lugar é importante mencionar que nem toda marca terá logotipo. Portanto, nem toda alteração de logotipo acarretará em um novo pedido de registro de marca.
As marcas que serão compostas por logotipo, apenas, ou por nome e logotipo, são as marcas figurativas e mistas, respectivamente.
Em resumo, podemos defini-las da seguinte forma:
Marcas Figurativas
De acordo com o Manual de Marcas do INPI,
Marca figurativa ou emblemática é o sinal constituído por:
Desenho, imagem, figura e/ou símbolo;
Qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo;
Palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe etc;
Ideogramas, tais como o japonês e o chinês.
Ou seja, é quando o titular decide registrar apenas uma figura.
Marcas Mistas
Conforme o Manual de Marcas do INPI,
Marca mista, ou composta, é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.
Ou seja, é quando o titular decide registrar um nome e uma figura.
Por outro lado, as marcas nominativas não são compostas por nenhuma imagem e, por isso, não terão seu uso ou sua proteção afetada ao ser alterado o logotipo utilizado. Vejamos:
Marcas Nominativas
Conforme o Manual de Marcas do INPI,
Marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.
Ou seja, é quando o titular decide registrar apenas um nome. Neste caso, o titular poderá utilizar qualquer logotipo combinado ao nome registrado. Além disso, poderá mudá-lo quantas vezes decidir.
Pois bem. Agora que já entendemos o que é caducidade e que apenas as marcas mistas e figurativas são registradas com logotipo, vamos entender se a alteração do logotipo utilizado obrigam, necessariamente, ao depósito de um novo pedido de registro.
Alterei meu logotipo. Preciso registrar uma nova marca no INPI?
A resposta é: Depende.
De acordo com o Manual de Marcas do INPI, como visto, uma marca deve ser utilizada, “tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original“.
No mesmo sentido dispõe o art. 143, da LPI:
Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:
(…)
II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
(…)
No item 6.5.5 do Manual de Marcas constam alguns exemplos de casos em que há alteração do caráter distintivo original e outros em que não há.
Como se verifica no conteúdo indicado, se as alterações não forem substanciais e não afetarem o caráter distintivo original do seu logotipo, não é necessário depositar um novo registro.
Entretanto, se trata de algo subjetivo que será analisado por um examinador do INPI e, portanto, dependerá de um exame “humano”.
Desta forma, nós da 123 Marcas orientamos para que, sempre que houver alguma mudança em seu logotipo, converse com um especialista e pergunte a sua opinião. Não corra o risco de perder a sua marca por descuido.
Esperamos que tenha feito uma boa leitura.
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Até a próxima semana
Luciana Torres Possapp
OAB/RS 78078
