Para sabermos o que fazer quando houver o indeferimento de marca, vamos conceituar e definir alguns termos importantes:
O que é indeferimento de marca?
Indeferimento de marca é quando o INPI não aceita o seu pedido de registro de marca.
Quando ocorre o indeferimento da marca?
Após o INPI analisar o processo de pedido de registro de marca, o órgão pode deferir (aceitar) ou indeferir (negar) o pedido de registro da marca. Hoje demora aproximadamente 1 ano e meio para o INPI analisar o processo.
O que o INPI leva em consideração para indeferir a marca?
Principalmente os pedidos de registro de marcas anteriores. Desta forma, analisar se a marca que você pretende registro não é parecida com marca solicitada antes que a sua. Assim, o INPI verifica o elemento nominativo e sua fonética, o design quando há logotipo, e até mesmo colidências ideológicas.
Como evitar o indeferimento da marca?
A melhor alternativa para evitar o indeferimento da marca é fazendo uma busca e análise de processos de marcas já solicitados no INPI. Para isso, aprenda a fazer uma busca e análise de marca aqui. Ou, contrate o serviço profissional de busca e análise de marca aqui.
O que fazer quando o pedido de registro da marca é indeferido?
A alternativa é fazer um Recurso ao Indeferimento de Marca. Este recurso tem o objetivo de reverter a decisão de indeferimento para deferimento. Por isso, aproveite para colocar todos os argumentos que você entende importante para a análise do INPI.
Normalmente uma marca é indeferida por causa de outra. Assim, certifique-se que os argumentos são para diferenciar sua marca desta que a indeferiu. Lembre-se que as marcas servem para diferenciar produtos e serviços no mercado, assim, informe as razões que entende que sua marca não vai confundir o consumidor com a marca que foi o motivo do indeferimento.
Outra solução é você contratar um especialista para fazer o Recurso ao indeferimento
Qual o prazo para fazer o Recurso ao indeferimento de Marca no INPI?
Tem-se o prazo de 60 dias da publicação do indeferimento para realizar o recurso. Assim, caso não seja apresentado recurso no prazo a marca é arquivada definitivamente, sem possibilidade de desarquivamento administrativo. Ou seja, para reverter essa decisão somente na via judicial em até 5 anos.
Porque fazer o recurso ao indeferimento e marca?
O recurso ao indeferimento é o último recurso que você pode fazer no INPI. Com isso, não fazendo o recurso você perde a marca e só conseguirá reverter a decisão na esfera judicial, no prazo de até 5 anos.
Quando a marca é indeferida, o INPI apresenta as razões do indeferimento. E é através do recurso ao indeferimento que você deve informar o INPI as contra razões (motivos) que você entende que sua marca deve ser deferida. Assim, não apresentando as razões nesse momento, fica mais fraco apresentar na esfera judicial, uma vez que você já tece a chance.
Como fazer o recurso ao indeferimento de marca?
1º- Entre nesse link e faça o seu login;
2º- Emita a GRU (Guia de Recolhimento da União), selecionando em “Tipo de Serviço” a opção “Marcas”, em “Serviço” a opção “Recurso (3000)”, em Peticionamento a opção “Eletrônico”, em “O objeto da petição se refere a:” selecione “Contra decisão em processo de registro” e em “Processo administrativo” coloque o número do seu processo de marca.
3º- Clique em “Confirmar” e posteriormente em “Finalizar Serviço”
Nesse momento a taxa federal, GRU – Guia de Recolhimento da União, será gerada. Você pode baixar o documento e após, realizar o pagamento da GRU. É importante lembrar que você tem até 60 dias a contar da data que foi publicado pelo INPI o indeferimento do seu pedido de registro de marca, para realizar o recurso contra o indeferimento. Por isso, não programe o pagamento. A data de vencimento da GRU não está associada ao último dia dos 60 dias e deixar o pagamento para a data de vencimento da GRU pode acarretar em você ter a marca definitivamente arquivada, sem possibilidade de desarquivamento.
4º- Depois você precisa realizar o protocolo de recurso ao indeferimento. Momento no qual você irá anexar o comprovante de pagamento da GRU e o documento de recurso o qual tem os argumentos fundamentados para tentar reverter a decisão do INPI. Clique aqui para realizar o protocolo.
Outras alternativas para evitar o indeferimento da marca:
Quando o indeferimento foi por já existir marca igual ou semelhante, pode ser verificar a validade da marca que indeferiu o seu processo. Ou seja, ver se quem solicitou o pedido possui capacidade para ter a marca. E, ainda, verificar se o dono da marca que indeferiu a sua utiliza ela e, caso não utilize a marca no mercado, você pode solicitar a caducidade da marca. Saiba mais sobre caducidade de marca aqui.
Também pode ser verificado a possibilidade de restringir atividades para diferenciar a sua marca da marca que impediu seu registro.
Quando a marca é genérica, como por exemplo, querer registrar a marca “pastelaria” para um restaurante de pastéis, pode ser a de buscar argumentos em decisões anteriores do INPI para argumentar que seu logotipo (apenas em casos de logotipo) tem suficiente forma distintiva. Basicamente seria argumentar que o consumidor identifica o seu logotipo e não apenas o nome.
Mantido o indeferimento, e agora?
Quando o despacho do INPI é de manter o indeferimento, não existe mais alternativa administrativa para manter essa marca, e o processo será arquivado, sem chance de desarquivamento. Para reverter essa decisão, a única alternativa é na esfera judicial. Nestes casos, aconselhamos que você faça uma análise do caso por um especialista. Na 123 Marcas este serviço é realizado por hora, fale com a gente para saber quantas horas serão necessárias para o seu caso.
Esgotando as alternativas, a solução é trocar de marca. Para isso, é possível criar uma marca nova ou realizar a transmigração da marca indeferida para uma marca parecida, porém, suficientemente distintiva para ser viável o registro.
Transmigração Legal de Marca
O serviço de transmigração legal de marca exige conhecimento de comunicação para criar a marca e, também, conhecimento em registro de marca para analisar a viabilidade do registro de marca mais próximo possível da marca que já foi indeferida.
Ainda, para a transmigração, é possível utilizar marcas figurativas para facilitar a associação do público, trabalhando a figura e depois adicionando-a na marca nova. E, aos poucos, ir alterando toda comunicação para a nova marca. Para isso, é necessário tempo, e o ideal é que seja antes de receber uma notificação extrajudicial por uso indevido de marca.
Espero que tenha conseguido explicar os cenários possível e qualquer dúvida estamos à disposição.
Roberto Soraire | Linkedin
Administrador especialista em direito empresarial
