O que é uso anterior de boa-fé? Como comprovar? Se você também já teve essa dúvida, vem ler o post da semana.
Muito se fala sobre o direito de precedência ou uso anterior de boa-fé. Mas vemos, na prática, que ainda há muita dúvida sobre o tema.
Por isso, esperamos esclarecer todas as questões a partir de agora.
Regra geral de prioridade
Via de regra terá direito ao uso da marca quem primeiro obtiver o registro no INPI.
De acordo com o artigo 129, da Lei da Propriedade Industrial
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
Além disso, dispõe o Manual de Marcas do INPI, em seu item 2.4.3:
O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI.
O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade.
Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido deve-se a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior.
Isto é: Será “dono” da marca que primeiro fizer seu registro. Entretanto, há uma exceção: O uso anterior de boa-fé.
O que é uso anterior de boa-fé?
Conforme dispõe o §1º, do artigo 129, da LPI,
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
Da mesma forma se posiciona o INPI, no item 2.4.3 do Manual de Marcas:
Constitui-se exceção à regra o usuário de boa fé que comprovar a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica ou semelhante para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI:
Ou seja, é prevista uma hipótese em que quem usa a marca há mais tempo terá direito à prioridade.
Neste caso, é obrigatória a comprovação do uso. Não só do uso, como também do respectivo tempo.
É preciso comprovar que, há pelo menos seis meses do depósito da prioridade, você já utilizava a marca pedida ou registrada por terceiro.
Por exemplo: Um terceiro faz o pedido de registro da marca “X”, no dia 05/07/2022. Você também deseja registrar a marca “X”. Se acaso você tiver como comprovar o uso desde, ao menos, 04/01/2022, você pode alegar uso anterior de boa-fé.
Em suma, caso alguém solicite marca com a qual você já atua, é possível alegar a anterioridade de uso. Para isso, você deverá comprovar o uso da marca há mais de seis meses do pedido do terceiro.
Atenção!!!
Se acaso caso ambas as marcas comprovarem o uso anterior, a que primeiro fizer o pedido terá a prioridade.
Ou seja, ainda que você use a marca há 10 anos, por exemplo, se um terceiro depositar o pedido antes de você e comprovar o uso há 6 meses, o direito de precedência será dele.
Isso pode ser verificado no item 5.12.6 do Manual de Marcas:
Se ambas as partes comprovarem o pré-uso do sinal marcário requerido, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso há mais tempo.
Quando posso alegar o uso anterior de boa-fé?
De acordo com o item 2.4.3 do Manual de Marcas do INPI
Assim, quando preenchidos os requisitos acima, pode ser reivindicado o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto, o requerente apresentar oposição ao pedido de registro formulado por terceiros ou petição de nulidade administrativa protocolada em face de registro de marca de titularidade de terceiros, anexando provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI e fazendo prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.
Ou seja, administrativamente é cabível alegar o uso anterior de boa-fé em duas situações:
a) Oposição, prevista no artigo 158, da LPI:
Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.
b) Processo Administrativo de Nulidade, previsto no artigo 169, da LPI:
Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.
Como comprovar o uso anterior de boa-fé?
Em síntese, a comprovação se dá através de documentos.
Sempre que necessário, a forma mais segura de comprovar o uso de marca é através de documentos. Mas quais documentos se prestam a comprovar o uso?
Veremos a seguir.
Notas fiscais
Sem dúvida, a forma mais eficaz de se comprovar o uso de marca são as notas fiscais. Isso porque são demonstrações inequívocas de que a marca está gerando riqueza para o país.
Mas atenção! Nas notas deve conter a marca. A mera apresentação da nota, sem que contenha a marca na mesma não comprovará o uso. Por isso, sempre insira sua marca nas notas fiscais. Inclusive seu logotipo, para os casos de marcas mista.
Publicações datadas em periódicos
Uma outra forma de comprovar o uso de marca é através de publicações datadas. Ou seja, matérias em jornais ou revistas. Ou, ainda, postagens em blogs ou sites.
Posts em redes sociais
Atualmente, e cada vez mais, as redes sociais são utilizadas como instrumento profissional. Assim, é comum que haja perfis das marcas, apresentando seus produtos e/ou serviços.
Com isso, é possível se comprovar o uso da marca por meio dessas publicações. Desde que, é claro, conste a marca e a data da postagem.
Para saber mais sobre a comprovação de uso, leia este post.
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Pois bem! Por hoje é só! Esperamos ter esclarecido o que é uso anterior de boa-fé e como comprová-lo.
Se acaso tiver qualquer dúvida sobre o registro de marcas, entre em contato conosco através deste link. Será um prazer lhe atender.
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Até a próxima semana 🙂
