Uma pessoa física pode registrar uma marca no INPI. Porém, ser sócio, dono, administrador ou até controlador de uma empresa não significa, por si só, que essa pessoa tenha legitimidade para registrar em seu CPF uma marca relacionada às atividades exercidas pela empresa.
Esse ponto ganhou importância com o entendimento mais recente aplicado pelo INPI. Para o Instituto, a pessoa física deve conseguir demonstrar que ela própria exerce efetiva e licitamente a atividade relacionada aos produtos ou serviços reivindicados no pedido.
Portanto, ter uma empresa que atua naquele mercado pode não ser suficiente.
O que é legitimidade para o registro de marca?
A legitimidade é um dos requisitos analisados pelo INPI no processo de registro de marca.
O art. 128 da Lei da Propriedade Industrial determina que pessoas físicas e jurídicas podem requerer marcas. Entretanto, quando se trata de pessoas de direito privado, o pedido deve estar relacionado a uma atividade exercida efetiva e licitamente.
A própria lei prevê que essa atividade pode ser exercida diretamente ou “através de empresas que controlem direta ou indiretamente”.
É justamente nesse ponto que surge uma questão importante: essa possibilidade de utilizar a atividade de uma empresa controlada também vale para uma pessoa física que controla essa empresa?
Pela leitura isolada do art. 128, §1º, essa restrição não aparece de forma expressa. Contudo, o INPI vem adotando uma interpretação mais restritiva.
Ser sócio ou administrador da empresa é suficiente?
Segundo o entendimento administrativo atualmente aplicado pelo INPI, não.
A condição de sócio ou administrador demonstra a relação da pessoa com a empresa. No entanto, isso não significa necessariamente que a pessoa física exerça, em nome próprio, as mesmas atividades desempenhadas pela pessoa jurídica.
O mesmo problema ocorre quando a pessoa física é controladora da empresa.
Em exigências recentes, o INPI vem aplicando o entendimento da Consulta nº 1404 do CPAPD, em linha com a interpretação posteriormente consolidada pela Procuradoria Federal junto ao INPI no Parecer nº 32/2022. Segundo essa interpretação, a relação de controle prevista no art. 128, §1º, para o exercício indireto da atividade deve ocorrer entre pessoas jurídicas.
Assim, para a pessoa física, o INPI exige a demonstração de exercício efetivo e lícito da atividade pelo próprio requerente.
O que diz o Parecer nº 12/2008 do INPI?
O Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/08 é frequentemente citado nessa discussão. Entretanto, é importante entender exatamente o que ele analisou.
O caso envolvia sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico. O parecer reconheceu que uma sociedade controladora poderia ter legitimidade relacionada às atividades exercidas pelas empresas controladas.
Além disso, o parecer tratou principalmente da possibilidade de convivência entre marcas de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. A conclusão admitiu registros semelhantes em nome de empresas controladoras ou controladas, observadas determinadas condições.
Porém, o Parecer nº 12/08 não analisou se uma pessoa física que controla uma empresa poderia utilizar a atividade dessa empresa para comprovar sua própria legitimidade.
Em outras palavras, ele não disse que a pessoa física poderia fazer isso, mas também não estabeleceu expressamente essa proibição.
O Parecer nº 32/2022 trouxe uma interpretação mais clara
A distinção aparece de forma muito mais clara no Parecer nº 00032/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.
Ao revisar os entendimentos anteriores da Procuradoria do INPI, o parecer separou as situações.
Para a pessoa física, destacou que não existe proibição para registrar marcas, desde que ela exerça efetiva e licitamente a atividade correspondente.
Já para as pessoas jurídicas de direito privado, afirmou que a atividade pode ser exercida diretamente ou através de empresas controladas. O parecer conclui que a lei teria ampliado a legitimidade das pessoas jurídicas controladoras.
Portanto, embora o objeto principal desse parecer envolvesse associações e franqueadoras, sua fundamentação criou uma distinção expressa entre a legitimidade da pessoa física e a da pessoa jurídica.
Esse entendimento passou a servir de fundamento para a interpretação atualmente utilizada pelo INPI.
A lei impede a legitimidade da pessoa física por empresa controlada?
O art. 128, §1º, da LPI não afirma expressamente que apenas pessoas jurídicas podem exercer a atividade por meio de empresas controladas. O dispositivo usa a expressão ampla “pessoas de direito privado” e permite o exercício da atividade de forma direta ou através de empresas controladas direta ou indiretamente.
Essa diferença é relevante porque, no próprio art. 128, quando o legislador quis restringir uma situação às pessoas jurídicas, fez isso expressamente. O §2º determina que a marca coletiva “só poderá ser requerida por pessoa jurídica”.
Além disso, o Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/08 tratou de empresas de um mesmo grupo econômico, mas não analisou a legitimidade de uma pessoa física controladora.
Já o Parecer nº 32/2022 adotou uma interpretação mais restritiva: para a pessoa física, exige o exercício efetivo e lícito da atividade; para a pessoa jurídica, admite o exercício indireto por meio de empresa controlada.
Portanto, a restrição à pessoa física não está expressa no art. 128, §1º da LPI, mas decorre da interpretação administrativa atualmente aplicada pelo INPI.
Qual é a diferença prática entre pessoa física e pessoa jurídica?
| Situação | Entendimento aplicado pelo INPI |
|---|---|
| Pessoa física exerce diretamente a atividade | Pode ter legitimidade, desde que consiga comprovar o exercício efetivo e lícito |
| Pessoa física é apenas sócia de empresa que exerce a atividade | A condição de sócia, por si só, não é suficiente |
| Pessoa física administra a empresa que exerce a atividade | A condição de administradora, isoladamente, não é suficiente |
| Pessoa física controla a empresa que exerce a atividade | Segundo o entendimento atual do INPI, o controle da PJ não transfere a legitimidade para a PF |
| Pessoa jurídica controla outra empresa que exerce a atividade | Pode utilizar a atividade da controlada, observados os requisitos do art. 128, §1º |
Como a pessoa física pode comprovar legitimidade?
Se o registro de marca estiver em nome de uma pessoa física, o foco deve estar na atividade exercida por ela própria.
O Manual de Marcas admite diversos meios de prova. Entre os exemplos estão diplomas universitários, certificados de cursos, registros em conselhos profissionais, contratos de prestação de serviços e materiais publicitários ou de divulgação.
Portanto, a análise não deve se limitar à existência de um CNPJ do qual a pessoa seja sócia.
O ponto principal é verificar se existem documentos capazes de demonstrar que aquela pessoa física efetivamente atua no segmento relacionado aos produtos ou serviços incluídos no pedido de registro.
Então é melhor registrar a marca na pessoa física ou na empresa?
Não existe uma resposta única para todos os casos.
Entretanto, quando toda a atividade é exercida pela empresa e a pessoa física não possui provas próprias de atuação naquele mercado, registrar diretamente no CPF pode gerar uma exigência de mérito por falta de legitimidade.
Por isso, antes do depósito, é importante analisar quem realmente exerce a atividade e quem deve figurar como titular da marca.
Essa definição parece simples, mas pode evitar exigências, exclusões de produtos ou serviços e até o indeferimento do pedido.
Conclusão
Ser dono, sócio, administrador ou controlador de uma empresa não é, segundo o entendimento atualmente aplicado pelo INPI, suficiente para legitimar o registro de marca na pessoa física com base apenas nas atividades exercidas pela empresa.
Para pedidos em nome de pessoa física, o INPI entende que o próprio requerente deve demonstrar o exercício efetivo e lícito da atividade.
Por outro lado, no caso das pessoas jurídicas, a Procuradoria do INPI reconhece expressamente a possibilidade de exercício indireto por meio de empresa controlada.
Existe uma discussão jurídica relevante porque a redação literal do art. 128, §1º, e do próprio Manual de Marcas não traz essa limitação de maneira expressa. Porém, quem pretende realizar um depósito hoje precisa considerar não apenas o texto legal, mas também como o INPI está interpretando e aplicando essa regra na prática.
Na 123 Marcas, a análise de legitimidade faz parte da estratégia anterior ao depósito, justamente para definir corretamente o titular e reduzir o risco de exigências durante o processo.
O que frequentemente nos perguntam:
Pessoa física pode registrar marca no INPI?
Sim. A pessoa física pode ser titular de uma marca. Entretanto, deve possuir legitimidade para os produtos ou serviços reivindicados no momento do pedido de registro, exercendo efetiva e licitamente a atividade correspondente. Caso o INPI solicite comprovação posteriormente, os documentos apresentados deverão demonstrar que essa condição já existia na data do depósito.
Ser sócio de uma empresa comprova a atividade da pessoa física?
Não necessariamente. Segundo o entendimento atualmente aplicado pelo INPI, a simples condição de sócio, administrador ou controlador da pessoa jurídica não comprova que a pessoa física exerce aquela atividade em nome próprio.
Uma empresa pode registrar marca com base na atividade de outra empresa que controla?
Sim. O art. 128, §1º, admite o exercício indireto da atividade, e a Procuradoria do INPI reconhece essa possibilidade para pessoas jurídicas controladoras. A condição deve ser declarada no pedido.
Até breve,
Administrador especialista em direito empresarial
