É possível ajuizar uma ação para declarar a irregistrabilidade de um pedido de registro de marca ainda não examinado pelo INPI e condenar a autarquia a indeferi-lo?
Trata-se da ação declaratória de irregistrabilidade de marca, que busca que o Judiciário reconheça, de antemão, que determinada marca não pode ser registrada e, se for o caso, ordene ao INPI o indeferimento do pedido.
Mas quando essa via é juridicamente adequada, sobretudo se o pedido ainda não foi examinado pelo INPI?
De acordo com Lélio Schimidt, a jurisprudência não é pacífica. Para uma corrente restritiva, não seria possível impedir o INPI de exercer as atribuições legais que lhe são próprias. Assim, enquanto o processo administrativo estiver em curso, faltaria interesse de agir para ajuizar a ação. Já para a corrente mais liberal, o prévio exaurimento da via administrativa não é pré-requisito para o ingresso da ação declaratória, razão pela qual se entende haver interesse de agir para o ajuizamento de ações declaratórias de irregistrabilidade de marca.
Portanto, a divergência entre uma corrente e outra reside na existência ou não do interesse de agir.
Segundo o autor, muitas vezes a mesma pessoa deposita a mesma marca em classes ou estilizações diversas. Se todos esses pedidos correlatos ainda aguardam exame no INPI, não há, em princípio, interesse de agir que justifique o ingresso em juízo antes que o INPI profira decisão acerca de tais depósitos.
Contudo, se o INPI já deferiu um dos pedidos de registro, ignorando a colidência com marca alheia preexistente, é plausível supor que os demais pedidos correlatos terão a mesma sorte. Nessa hipótese, o prejudicado poderá ingressar em juízo para invalidar o registro já concedido, bem como para declarar a irregistrabilidade dos demais depósitos e obter a condenação do INPI a indeferi-los.
Assim, a ação declaratória de irregistrabilidade de marca não substitui o exame técnico do INPI, mas pode — em situações concretas e justificadas — evitar a reprodução do erro e preservar a efetividade da tutela de marcas. O ponto decisivo é demonstrar o interesse de agir para o ajuizamento da ação: quanto maior a probabilidade de deferimento de marcas que desconsiderem anteriores colidentes (sobretudo após um primeiro registro concedido em detrimento de direito anterior de terceiro), mais adequada se torna a via judicial preventiva.
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Autora:
Flávia Cristina Lazzarin | LinkedIn
Advogada (OAB/PR 115150). Mestre em Propriedade Intelectual
Fonte: Schmidt, Lélio Denicoli. Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, 3ª ed. revista e ampliada (Portuguese Edition) (pp. 300-301). Edição do Kindle.
