Profissionais que atuam como representantes comerciais de marcas estrangeiras no Brasil frequentemente se deparam com uma dúvida: é possível registrar a marca que representam em seu próprio nome no INPI?
Vamos esclarecer essa dúvida hoje!
Imagine que uma empresa estrangeira confia a representação de sua marca a um parceiro no Brasil. Se esse representante registra a marca em seu nome, sem qualquer contrato ou autorização que permita isso, ele está se apropriando indevidamente de um ativo que não lhe pertence.
Essa conduta compromete não apenas a relação comercial, mas também pode configurar má-fé e ensejar responsabilização judicial.
A comprovação de que a parte conhecia ou deveria conhecer a existência de uma marca já registrada no exterior é suficiente para que seja declarada a nulidade dos registros da marca no Brasil. E como se trata de relação de representação comercial é evidente o conhecimento da marca estrangeira.
Segundo o artigo 124 da LPI não é registrável como marca sinal que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, o que se enquadra no presente caso. Vejamos:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.
A pretensão de nulidade também está amparada no art. 6º bis da CUP – Convenção da União de Paris, que assim dispõem:
art. 6º bis:
(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.
O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), da OMC, reforça o cumprimento das regras da Convenção da União de Paris (CUP) no seu artigo 2º, ao dispor que: “Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris (1967)”.
Considerando que o art. 124, XXIII, da LPI confere proteção mais abrangente que o art. 6º bis da CUP: enquanto a CUP somente proíbe o registro de marcas notoriamente conhecidas, a LPI impede o registro de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, sendo uma limitação ainda maior.
Assim, de acordo com as mencionadas normas, basta a comprovação de que o representante comercial conhecia ou deveria conhecer a marca da empresa estrangeira para que seja declarada a nulidade do registro, independentemente de a marca ser notoriamente conhecida no Brasil.
Na mesma ação, pode ainda o titular estrangeiro adjudicar os registros da marca, conforme previsto no art. 166 da LPI e art. 6º septies da CUP:
art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção.
art. 6º septies
(1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.
Conclusão
Desta forma, o registro de marca por representantes comerciais, sem autorização expressa do titular estrangeiro, configura clara violação aos princípios da boa-fé e da legalidade.
A legislação brasileira, em harmonia com tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris e Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), oferecem mecanismos robustos para coibir esse tipo de apropriação indevida, inclusive com a possibilidade de declaração de nulidade do registro e adjudicação em favor do legítimo titular.
Por hoje é isso!
Nos vemos no próximo post!
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Autora:
Flávia Cristina Lazzarin | LinkedIn
Advogada (OAB/PR 115150). Mestre em Propriedade Intelectual
