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INPI VAI PASSAR A ANALISAR A AQUISIÇÃO DA DISTINTIVIDADE PELO USO DE MARCA?

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) lançou recentemente uma consulta pública sobre a análise da aquisição de distintividade pelo uso no exame de registrabilidade de marcas.

 

Este é um tema de grande relevância no campo da propriedade intelectual, pois trata da possibilidade de marcas inicialmente consideradas desprovidas de caráter distintivo adquirirem essa qualidade pelo uso.

 

O que é a aquisição de distintividade pelo uso?

 

Também conhecida como distintividade adquirida ou secondary meaning, é um conceito no qual uma marca de caráter comum, vulgar ou descritivo adquire eficácia distintiva suficiente para possibilitar seu registro como marca.

 

Em outras palavras, mesmo que a marca não possua elementos distintivos de forma inerente, ela pode adquirir essa característica à medida que ganha notoriedade e se torna associada a produtos ou serviços específicos.

 

Segundo Lélio Schmidt tal fenômeno se deu com as marcas “CONTÉM 1G”, “SPORT”, “GRÊMIO”, “TELEFÔNICA” e “REDE TV”, dentre outras.

 

Segundo o autor, o novo significado que tais palavras adquiriram ao exercerem o papel de marcas é passível de proteção exclusiva, desde que limitada ao contexto marcário, sem cercear seu livre uso em sentido primário, enquanto palavras integrantes do vocabulário. Para o autor o contexto indicará quando o uso é feito em acepção marcária ou genérica.

 

A Consulta Pública do INPI

 

A minuta apresentada pelo INPI busca definir critérios para a análise da distintividade adquirida de forma administrativa.

 

Segundo consta da minuta posta a discussão, o requerimento de análise da distintividade adquirida seria possível em duas oportunidades:

 

– no ato do depósito do pedido de registro; ou

 

– no ato de interposição de recurso contra o indeferimento da marca por falta de distintividade inerente.

Neste segundo caso, o requerente deve esclarecer se deseja que a análise da aquisição da distintividade pelo uso se dê após a revisão do mérito de decisão ou abdicando da revisão de mérito sobre a distintividade inerente do signo.

Poderá o requerente apresentar novo recurso administrativo, restrito à decisão de denegação do reconhecimento de aquisição de distintividade pelo uso.

 

O requerimento de análise de aquisição de distintividade só poderá ser requisitado uma única vez durante o exame do pedido de registro e contra a decisão de denegação do reconhecimento da distintividade adquirida caberá recurso.

 

O requerente deverá comprovar os seguintes quesitos, considerados como mínimos e consecutivamente necessários para a aquisição da distintividade pelo uso:

 

– uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca durante cinco anos antes da data na qual o requerimento de distintividade foi feito;

 

pesquisa de mercado demonstrando que o público consumidor entende o sinal como marca, ou seja, um signo capaz de identificar os produtos e serviços a ele associados, e diferenciá-lo dos da concorrência; e

 

– histórico detalhado do volume de investimentos realizados ao longo dos anos para fortalecer a marca, demonstrando ainda a natureza (tipo de mídia) e extensão geográfica do mesmo.

 

O que esperar daqui para frente?

 

A proposta do INPI representa um avanço na regulamentação administrativa da distintividade adquirida no Brasil e pode impactar significativamente empresas que utilizam termos inicialmente descritivos ou comuns como marcas.

 

Caso a minuta seja aprovada sem alterações substanciais, será essencial que empresas interessadas nesse reconhecimento estruturem estratégias de branding e documentação robusta para demonstrar o uso contínuo e exclusivo de suas marcas.

 

O que você acha dessa proposta do INPI? Sua empresa pode ser impactada? Deixe sua opinião nos comentários!

 

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Até o próximo post!

 

Flávia Cristina Lazzarin |  LinkedIn

Advogada (OAB/PR 115150). Mestre em Propriedade Intelectual pela UTFPR.

 

Referências:

[1] SCHMIDT, Lélio D. Marcas, Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, 3ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

Flávia Lazzarin
Flávia Lazzarin

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