O que é cotitulariade de marca? A cotitularidade de marca nada mais é do que a previsão de que um pedido – ou um registro – de marca possa ter mais de um titular.
Para que isso ocorra é necessário que o conjunto de requerentes seja informado ao INPI no momento do depósito do pedido de marca. E se acaso houver a necessidade/vontade de inclusão ou exclusão de um titular, após o depósito? Será possível, desde que solicitada através de uma petição de anotação de transferência de titularidade, como veremos neste post.
Algo a se destacar: nos pedidos em cotitularidade, ou seja, com mais de um titular, como mencionamos acima, o INPI não anotará o percentual de cada um. Pelo contrário, não importará para a autarquia quanto do pedido ou do registro da marca pertence a cada cotitular. Por isso é indicado que se realize um contrato entre as partes com tais informações.
Outro ponto igualmente interessante: da mesma forma em que todos os cotitulares devem ser informados no momento do pedido de marca, caso haja a desistência do processo, todos devem anuir. Ou seja, na petição de desistência, deverá conter a assinatura de todos os cotitulares. Se peticionada por procurador único, este deve ter poderes para representar todos, sob pena de indeferimento da desistência.
Como realizar o registro de marca em cotitularidade no INPI?
Inicialmente é importante que você saiba que constará no INPI o nome de todos os cotitulares, porém os atos serão praticados apenas por quem realizar o peticionamento na plataforma. Explicaremos isso de forma bem clara.
Em síntese, podem surgir três situações hipotéticas no momento do registro de marca em cotitularidade:
Cotitulares com procurador único: Neste caso, o procurador atuará em nome de todos e assinará os atos, sendo necessário que possua procuração com poderes outorgados por todos. Ou seja, que todos tenham assinado a procuração;
Cotitulares com procuradores distintos: Nesta hipótese o procurador de um cotitular atuará, porém todos deverão assinar os atos;
Cotitulares atuando em nome próprio (sem procurador): Esta hipótese é praticamente igual à anterior. A diferença é que um dos cotitulares atuará, em vez do procurador, seguindo necessário que todos assinem os atos.
Do mesmo modo, as GRUs (Guia de Recolhimento da União), relativas às taxas federais, deverão ser emitidas em nome de quem praticará os atos, de acordo com o exposto acima.
Relevante entender que, embora no INPI apenas um titular ou procurador atue, todos os requerentes deverão exercer efetiva e licitamente atividade compatível com a que se pretende atuar com a marca.
Importância da Legitimidade dos Cotitulares no Pedido de Registro de Marca
É comum que mais de uma pessoa ou empresa deseje registrar uma marca em conjunto. Essa situação é uma prática cada vez mais frequente, especialmente em parcerias comerciais e joint ventures. No entanto, é essencial que todos os cotitulares possuam legitimidade para fazer o pedido de registro.
A legitimidade é a capacidade legal e factual de uma pessoa ou entidade para realizar determinada atividade. No contexto de registro de marcas, isso significa que cada cotitular deve ter previsto ou ser capaz de realizar tal atividade. Normalmente, possui carteira profissional na área de atuação ou as atividades da empresa compreendem atividades iguais ou similares às da marca que se deseja registrar.
Para o INPI, a legitimidade dos cotitulares é um requisito crucial. Sem ela, o pedido de registro pode ser negado ou enfrentar obstáculos significativos ao longo do processo. Portanto, é fundamental que todos os envolvidos estejam cientes e possam comprovar sua legitimidade.
Além de garantir a legitimidade, é aconselhável que os cotitulares estabeleçam acordos claros sobre a administração e uso da marca registrada. Tais acordos podem prevenir conflitos futuros e assegurar que todos os direitos e responsabilidades sejam devidamente respeitados, uma vez que no INPI não fica estipulado o percentual e deveres de cada cotitular.
Em resumo, ao considerar a cotitularidade no registro de uma marca, é imperativo que todos os cotitulares sejam legítimos. Esse cuidado não apenas facilita o processo de registro no INPI, mas também protege os interesses de todos os envolvidos na utilização e gestão da marca.
Inclusão e exclusão de cotitulares nos registros de marcas no INPI
Com a disponibilização do peticionamento de cotitularidade de marcas pelo INPI, a partir de 15 de Setembro de 2020, surgiu a possibilidade, não só de se fazer pedidos de marca com mais de um titular, mas também de se incluir ou excluir cotitulares ou requerentes em registros ou pedidos de registro de marca já existentes (Resolução INPI/PR nº 245/2019).
Para isso, deverá ser peticionado no INPI, através da anotação de transferência de titularidade. A petição deverá ser acompanhada de documentação pertinente, sob pena de sofrer-se exigência do INPI. Caso não cumprida, culminará no indeferimento da transferência de titularidade.
Como comprovar o uso de marca em regime de cotitularidade?
Como se sabe, as marcas devem gerar riqueza para o país e, por isso, devem ser efetivamente utilizadas por seus titulares. Neste sentido, caso uma marca não seja utilizada, terceiros interessados podem solicitar sua caducidade. Ou seja, podem alegar que a marca não está gerando benefícios econômicos ao país e que os titulares estão apenas reservando o mercado, algo proibido no nosso País. Caso isso ocorra, o titular da marca que deve comprovar seu uso em até 60 dias. Mas como comprovar o uso na hipótese de cotitularidade de marca?
Pois bem! No caso de haver cotitulares, será que todos precisam comprovar o usa da marca? Não. A comprovação de uso poderá ser realizada por apenas um dos cotitulares, de modo a manter-se a proteção da marca através da preservação do seu registro.
Imagem ilustrativa representando cotitulares de marca comemorando juntos.
Você sabia que, ao se manifestar contra um pedido de caducidade é possível alegar que o desuso é em virtude de razões legítimas?
Caso isso eventualmente ocorra com relação a uma marca em cotitularidade é preciso que todos justifiquem a legitimidade do desuso. Ou seja, todos devem ter razões autênticas para não utilizarem a marca, sob pena de o registro ser considerado caduco e haver sua perda.
Colidência entre marcas no regime de cotitularidade
Sobre as colidências entre marcas em cotitularidade o que se sabe, por ora, é o seguinte: para fins de exame de colidência, não basta que um dos cotitulares esteja presente na nova marca para que a anterioridade não seja considerada impeditiva ao pedido de registro.
Nesta data, 18/09/2020, tanto o site INPI, quanto seu manual estão fora do ar. Além disso, desde que iniciada a operação permitindo a cotitularidade nos pedidos de registro de marca, não está disponível o item 5.9 do referido manual, o qual trata sobre o tema.
Desta forma, não se pode prever com precisão as regras aplicadas à colidência nestes casos.
Porém, nos comprometemos a abordar o tema de forma mais aprofundada em um próximo post, ok?
Até lá! 🙂
Roberto Soraire – administrador especialista em direito empresarial.
