Em situações em que duas empresas já utilizam ou desejam registrar marcas parecidas para produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, é possível que prefiram resolver a questão de forma amigável.
Para isso, podem firmar o chamado “Acordo de Convivência ou Coexistência”, no qual definem quais produtos e serviços cada uma poderá explorar e quais marcas utilizarão para identificá-los no mercado.
Esse tipo de acordo tem como principal objetivo evitar disputas judiciais ou administrativas, ou até mesmo encerrar conflitos que já estejam em andamento. Assim, funciona como um instrumento eficaz de pacificação e segurança jurídica.
Sem um acordo, o titular da marca mais antiga teria o direito de se opor ao uso ou registro de marca similar por parte de terceiros, especialmente em se tratando de produtos ou serviços idênticos ou afins.
O acordo de coexistência envolve, portanto, uma renúncia parcial ao direito de impedir o uso por terceiros. Essa renúncia não significa abrir mão da marca em si nem dos produtos ou serviços protegidos no certificado de registro, mas sim aceitar que o terceiro use ou registre uma marca parecida.
Na prática, o acordo limita o direito de exclusividade da marca anterior, sem necessariamente comprometer o direito de uso. No entanto, o direito de uso também pode ser afetado, caso o acordo preveja, de forma expressa, a renúncia ao uso da marca em certos produtos ou serviços nos quais o titular já não tenha mais interesse.
Quando o acordo trata apenas do uso da marca, ele tem efeitos apenas entre as partes e não exige aprovação do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) para ser válido.
Porém, é importante destacar que esse tipo de acordo não deve ser confundido com um contrato de licença de uso, que se aplica a uma única marca. O acordo de coexistência, por definição, sempre envolve duas ou mais marcas distintas e seus respectivos titulares.
Se o acordo também abordar o registro das marcas potencialmente conflitantes, a convivência dos registros também depende da atuação do INPI, que é o órgão responsável por conceder ou indeferir registros de marcas no Brasil. Isso porque, o INPI não é parte no acordo e diante de suas atribuições legais, não está juridicamente obrigado a acatar o que foi acordado entre as partes.
Assim, mesmo que uma empresa concorde com o registro da marca da outra, o INPI pode indeferir o pedido se entender que ele infringe direitos de terceiros ou contraria disposições legais.
Conforme o Parecer Técnico INPI/CPAPD nº 01/2012, os documentos rotulados de “acordo de convivência” ou “acordo de coexistência” de marcas servirão apenas como elemento de subsídio ao exame do pedido de registro da marca, sendo considerados elementos adicionais para a formação de convicção quanto à registrabilidade do sinal.
Ou seja, o INPI irá avaliar em cada caso se tal documento é suficientemente convincente para afastar a possibilidade de associação ou confusão entre os sinais, possibilitando que as marcas possam conviver no mesmo segmento de mercado.
Por outro lado, a doutrina brasileira e internacional apoia a validade desses acordos, com base na autonomia da vontade das partes.
Como aponta o jurista Lélio Schmidt, não faria sentido proibir a convivência de marcas semelhantes se o próprio titular da marca mais antiga autoriza essa coexistência. Nesse sentido, o INPI estaria indo além de sua função ao intervir em um direito privado das partes.
Para Schmidt, um acordo de coexistência só deve ser recusado quando se referir ao registro de marcas idênticas para produtos ou serviços também idênticos. Nessa hipótese, o ideal seria a celebração de um contrato de cessão de marca, e não de coexistência.
Esse entendimento está amparado no artigo 124, inciso XX, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), que proíbe o registro de marcas idênticas para o mesmo produto ou serviço por diferentes titulares.
Por outro lado, se a semelhança for parcial ou houver afinidade entre os produtos e serviços, Schmidt entende que o INPI deve considerar válido o acordo de coexistência, desde que o único obstáculo ao registro seja a marca anterior cujo titular já anuiu formalmente pela convivência pacífica das marcas.
Segundo o autor, o acordo de coexistência configura uma renúncia parcial à proteção original conferida pelo registro da marca anterior. E esse tipo de renúncia — total ou parcial — é um direito exclusivo do titular da marca, conforme assegura o artigo 142, II da LPI. Por isso, nem o INPI nem o consumidor podem se opor a essa decisão, desde que respeitados os limites legais.
Contudo, é importante lembrar que, embora o acordo seja um contrato com efeitos entre as partes, o registro da marca gerado por esse acordo tem efeitos públicos (erga omnes). Isso significa que o consentimento dado para o uso ou registro de uma marca semelhante pode, indiretamente, facilitar o surgimento de novos registros parecidos no mercado, o que pode enfraquecer a distintividade da marca original.
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Autora:
Flávia Cristina Lazzarin | LinkedIn
Advogada (OAB/PR 115150). Mestre em Propriedade Intelectual
Fonte: Schmidt, Lélio Denicoli. Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, 3ª ed. revista e ampliada (Portuguese Edition) (p. 356). Edição do Kindle.
