Em 10 de abril de 2025, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a ação de nulidade do registro da marca “Chiquititas” proposta pelo SBT estava prescrita, encerrando um importante litígio que envolveu tanto o direito marcário quanto direitos autorais.
O caso chamou a atenção por evidenciar a interseção entre uma obra audiovisual infantil de grande sucesso e o uso comercial de seu título como marca no setor de cosméticos.
Veja o inteiro teor da decisão aqui.
Entenda o caso:
A marca nominativa “Chiquititas” (INPI nº 821210173) foi registrada pela empresa Picco Pioneer Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. para identificar produtos de perfumaria e higiene pessoal. O pedido foi depositado em 04/03/1999 e a concessão ocorreu em 29/06/2010.
Paralelamente, o SBT, titular dos direitos autorais da novela “Chiquititas”, mantinha um contrato com a empresa SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal, que autorizava o uso da imagem e do título da novela em embalagens de água de colônia.
Diante disso, o SBT e sua licenciada ajuizaram ação judicial pleiteando a nulidade do registro da marca, alegando que a Picco Pioneer agiu de má-fé ao requerer o registro, tentando se aproveitar da fama da novela infantil de forma oportunista.
O argumento central da ação se baseou no artigo 124, inciso XVII, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 – LPI), que veda o registro de marcas que reproduzam obras protegidas por direito autoral ou seus títulos, quando suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com o consentimento do titular:
Art. 124. Não são registráveis como marca: […] XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular.
A norma visa garantir a integridade das obras artísticas e impedir que terceiros se beneficiem indevidamente de sua notoriedade.
No entanto, conforme o artigo 174 da mesma lei: “Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.”
Ou seja, a ação de nulidade deve ser proposta no prazo de até cinco anos após a concessão do registro da marca. Como esse prazo não foi observado pelo SBT e sua licenciada, a ação foi considerada prescrita.
A tentativa de afastar a prescrição com base na má-fé
Na tentativa de afastar a prescrição, o SBT sustentou que a ação seria imprescritível, já que envolvia registro de má-fé de uma marca notoriamente conhecida.
Essa tese se baseava no artigo 6 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 75.572/75, que estabelece:
Artigo 6 bis 1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.
2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.
3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.
De acordo com o STJ, a classificação de uma marca como notoriamente conhecida, conforme previsto no art. 6 bis (1) da CUP, serve para garantir que algum sinal registrado em outro país também goze de proteção no Brasil (mesmo não tendo sido, aqui, objeto de registro), assegurando-se, assim, efeito extraterritorial à marca em razão do seu grau de conhecimento pelo público.
Assim sendo, o dispositivo acima tem aplicabilidade tão somente quando se tratar de invalidação de registro de marca que constitua reprodução ou imitação de marca notoriamente conhecida, que sirva para identificar produto idêntico ou similar e que seja suscetível de causar confusão no público consumidor.
No caso, embora a novela “Chiquititas” seja amplamente conhecida, o SBT não possuía registro da marca em outros países para os mesmos produtos (cosméticos), o que impossibilitou o seu reconhecimento como marca notoriamente conhecida, conforme exigido pela Convenção de Paris.
Dessa forma, prevaleceu a regra geral da prescrição, e o pedido de anulação foi rejeitado.
Assim, ainda que envolvesse o título de uma obra audiovisual de grande popularidade no país, o STJ aplicou estritamente o prazo prescricional de cinco anos, mantendo válido o registro da marca pela empresa Picco Pioneer.
A decisão reforça a importância da proatividade e diligência na proteção de direitos intelectuais.
Muitas obras audiovisuais acabam sendo exploradas também como marcas de produtos e é responsabilidade do titular assegurar esse registro com base nos critérios legais e prazos vigentes.
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Flávia Cristina Lazzarin | LinkedIn
Advogada (OAB/PR 115150). Mestre em Propriedade Intelectual
