Se você possui uma marca depositada e/ou registrada e deseja licenciá-la ou transferi-la, é essencial realizar a averbação do contrato no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).
Mas qual a importância desse procedimento?
– Segurança Jurídica: A averbação garante que o contrato tenha validade legal perante terceiros, protegendo os direitos do titular e do licenciado/cessionário.
– Exigência para Remessas ao Exterior: Caso haja pagamento de royalties, a Receita Federal exige a averbação para permitir a remessa de valores ao exterior.
Quais contratos precisam ser averbados no INPI?
Licença de Uso de Marca
O contrato de licença de uso da marca se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no INPI, devendo respeitar o disposto nos Artigos 139, 140 e 141da Lei n. 9.279/96 (LPI), que assim estabelecem:
Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.
Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.
1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.
2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.
Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.
Os contratos de Licença de Uso de Marca deverão indicar o número da marca registrada ou do pedido de registro da marca depositado no INPI, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e se existe permissão para sublicenciar a marca.
Nos contratos que envolvem marcas as formas de pagamento negociadas são percentual incidente sobre o preço líquido de venda dos produtos ou receita líquida auferida pelos serviços objeto do contrato; valor fixo por unidade vendida ou valor fixo.
O prazo da licença não poderá ultrapassar o prazo de vigência das marcas registradas que serão licenciadas.
O acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato. O aditivo deverá ser apresentado antes da expiração do prazo do contrato no Certificado de Averbação.
Caso o contrato tenha cláusula de prorrogação automática do prazo, a solicitação deve ser protocolada por meio de petição de Alteração de Certificado de Averbação, ainda na vigência do prazo do Certificado de Averbação, e preferencialmente com apresentação de Carta Explicativa com a descrição do que está sendo solicitado.
Cessão de Marca
Os contratos que objetivam a cessão de marca registrada ou do pedido de registro depositado no INPI, implicando na transferência de titularidade, devendo respeitar o disposto nos Artigos 134 a 137 da Lei n. 9.279/96 (LPI).
Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.
Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.
Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:
I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
III – das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.
Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.
Para requerer a averbação de um contrato de cessão de marca é necessário que a marca esteja regularmente depositada ou registrada no INPI, e ainda, que o titular tenha solicitado à Diretoria de Marcas, Desenho Industrial e Indicações Geográficas a transferência de titularidade do pedido de registro depositado ou da marca registrada.
O número da petição de transferência de titularidade no INPI pode ser informado na carta explicativa do requerimento de averbação.
Os contratos de Cessão de Marca deverão indicar o número da marca registrada ou do pedido de registro depositado no INPI.
A remuneração do contrato de cessão de pedido de registro da marca e de marca registrada é estabelecida por valor fixo, conforme negociação entre as partes do contrato.
Os contratos são averbados pelo prazo declarado no contrato.
Assim, a averbação de contratos de licença de uso e cessão de marca no INPI é um procedimento essencial para garantir a segurança jurídica nas negociações envolvendo marcas registradas e ou depositadas.
Esperamos que este conteúdo tenha sido útil!
Se você tem alguma dúvida ou experiência para compartilhar sobre licenciamento ou cessão de marca, deixe um comentário abaixo.
CONTE COM A 123 MARCAS
Nossa equipe é altamente qualificada e experiente.
Se acaso tiver dúvidas sobre marcas, entre em contato. Estamos aqui para ajudar.
Se você quer saber mais sobre o registro de marcas e seus detalhes, não deixe de conferir nossos outros posts do Blog, aqui. Temos vários conteúdos interessantes para você.
Até o próximo post!
Autora:
Flávia Cristina Lazzarin | LinkedIn
Advogada (OAB/PR 115150). Mestre em Propriedade Intelectual pela UTFPR.
