A Lei de Propriedade Industrial tem um artigo que trata especificamente do que não pode ser registrado como marca no Brasil.
Abaixo, transcrevemos e comentamos brevemente cada inciso do artigo para facilitar o entendimento. Caso suas dúvidas persistam, comente neste post e responderemos o mais breve possível.
Art. 124. Não são registráveis como marca:
I – brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
Este primeiro inciso proíbe diretamente o que ali é descrito; assim, incluir bandeiras nacionas em logotipos, por exemplo, é proibido. É importante destacar que estes itens não precisam ser registrados no INPI, pois a lei já os protege.
II – letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
Quando se fala em suficiente forma distintiva significa dizer que você deve fazer através de um logotipo (identidade distintiva). Ou seja, se você quer como marca apenas a letra “B”, ela deve ser registrada com um logotipo distintivo e você não poderá impedir que outra empresa concorrente entre no mercado com outra letra “B”. Outra forma poderia ser registrar uma combinação de letras e/ou números, pois a o inciso fala em isoladamente.
III – expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;
Resumidamente e, de forma bem direta, não se pode registrar palavrão, ou algo ofensivo. É legal entender que isso pode mudar de acordo com a época. Exemplo, no passado talvez fosse considerado contra a moral e os bons costumes os biquines das mulheres de hoje em dia. Imagine nos anos 60 uma mulher utilizando um biquíni super pequeno, provavelmente não seria muito bem visto. Da mesma forma, o topless pode ser considerado ofensivo hoje, mas talvez essa realidade mude no futuro.
IV – designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
O pedido de registro de marca dessas siglas ou designações, só pode ser solicitada pela própria entidade, ou órgão público que as detém.
V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
Este inciso causa uma grande dificuldade na busca porque é praticamente impossível verificar a existência de determinado nome comercial em todas as juntas comerciais do Brasil. Esse é um dos motivos pelo qual recomendamos também a busca de anterioridade de marca, para assegurar maiores probabilidades de que sua marca não exista ainda e seja deferida quando avaliada pelo INPI. Mas sim, o ideal seria essa revisão em todas as juntas comerciais. Então, se você já sabe que existe alguma empresa com o nome da sua marca, é melhor já ir pensando em outro nome para evitar problemas.
VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
Entende-se que sinais que tenham relação com o produto ou serviço que a marca visa distinguir não podem ser registrados como marca. Ninguém consegue se apropriar e evitar que outras pessoas utilizem palavras de uso comum para a atividade, como por exemplo, “Casa das Cadeiras” para uma loja de cadeiras. Nestes casos, o que se registra é o logotipo, que fornece a distintividade exigida pela lei.
VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
No Brasil, não é permitido registrar como marca slogans ou frases que empresas utilizam para fortalecer suas marcas, como o “Amo Muito Tudo Isso” do McDonald’s. Para proteger sinais como esses, as empresas estão recorrendo à proteção por direito autoral, que pode ser solicitado junto à Biblioteca Nacional.
VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
No Brasil, com as cores ocorre situação similar à das letras e números, citados no inciso II: o único modo de registrar uma cor como marca é pelo registro de logotipo, a exemplo da companhia aérea Azul. Diferentemente dos Estados Unidos, como citamos no post anterior, que permite que empresas registrem cores e impeçam seu uso por concorrentes.
IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;
A indicação geográfica é um sinal que identifica um produto ou serviço como originário de um local, quando determinada reputação, característica e/ou qualidade possam ser vinculadas essencialmente a sua origem geográfica, sendo passíveis de proteção legal contra uso de terceiros. Sinais assim podem ser protegidos por um pedido específico junto ao INPI, sendo distintas de marcas. Por exemplo, no Brasil o termo “cachaça” está registrado como indicação geográfica; sendo assim, não é possível denominar qualquer outra bebida como “cachaça”, a não ser que ela tenha sido produzida no Brasil e atenda a determinados critérios técnicos.
X – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
Não se pode, no nome da marca, afirmar que o produto ou serviço é de um lugar ou tem alguma qualidade que ele, na realidade, não tem. Como exemplo disso, podemos citar o queijo Roquefort, originário da França; não é permitido que um queijo produzido aqui no Brasil detenha essa denominação, já que estaria indicando uma falsa origem e qualidade do produto.
XI – reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;
Se no mercado em que a sua empresa está inserida existe algum carimbo, ou símbolo empregado pelo Estado, que ateste uma qualidade para os produtos ou serviços do setor, este símbolo de cunho oficial não poderá ser registrado como marca, mesmo que ele não apareça já registrado como marca no INPI. Isso ocorre justamente porque ele é um símbolo de cunho oficial e, por isso, não pode ser registrado como marca por terceiros, sendo apenas possível seu uso pelo órgão que o detém. O Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass), por exemplo, é um sistema de classificação por estrelas de cunho oficial que o Ministério do Turismo usa para garantir um padrão de qualidade no segmento de hotelaria brasileiro.
XII – reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;
Marcas coletivas e de certificação soam como um “upgrade” para a empresa que lhes utiliza, ou mais tecnicamente, constituem códigos de determinadas características garantidas institucionalmente. Por isso, para que sejam utilizadas essas marcas, que agregam valor e atestam qualidades às empresas, é necessário possuir algum vínculo ou autorização delas. Caso contrário a empresa estará indo contra o inciso XII.
XIII – nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
Para que se utilize algum nome, prêmio ou símbolo de algum desses eventos oficiais, citados acima, como marca é necessário autorização deles, caso contrário a empresa estará indo contra o inciso XIII.
XIV – reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
Não há exceções para esse tipo de reprodução. Curiosamente, o INPI aceita registro de denominações das moedas, desde que não exista relação com o setor financeiro e desde que a moeda não esteja sendo utilizada na época.
XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
Este inciso busca salientar a necessidade de autorização expressa para que um registro de marca inclua nome pessoal, assinatura, sobrenome, ou patronímico de imagem de terceiros. Ou seja, se o nome da sua empresa é o seu sobrenome você deve fazer uma autorização para que sua empresa possa utilizar seu nome como marca.
XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
Por exemplo, registrar “Pelé”, apelido de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, como marca de quaisquer produtos ou serviços não é permitido, a não ser com a sua autorização. Se por acaso Edson Arantes do Nascimento (Pelé) já tivesse falecido, a empresa precisaria buscar uma autorização da família do ex-jogador.
XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;
O direito autoral aqui é resguardado pelo inciso que coloca como obrigatório o consentimento do artista/autor da obra e dos títulos que estejam protegidos. Ambos só poderão ser usados com a autorização dele.
XVIII – termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;
Termos técnicos que tenham relação com o produto ou serviços não podem ser utilizados para intitulá-los. Pedir o registro de marca Quilo para o produto cereal, por exemplo, não é possível porque cereais são medidos em quilos, ao passo que essa marca poderia ser registrada para calçados.
XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
Este inciso veda o registro de sinais que poderiam confundir consumidores com base em semelhança gráfica, fonética ou ideológica. Por exemplo, se uma empresa depositar o registro da marca “Line T” após o depósito do pedido de marca “Linha T”, o pedido será indeferido porque “Line T” significa “Linha T” em inglês.
XX – dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
A dualidade de registros descrita aqui infringiria o princípio da distintividade, visto que conviveriam duas marcas iguais para produtos ou serviços iguais. O fato de que o titular seria o mesmo não modifica a proibição dessa prática.
XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
Não é possível registrar como marca uma embalagem de uso tradicional ou comum, como, por exemplo, uma embalagem comumente usada para leite fermentado, para a especificação de produto leite fermentado.
XXII – objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;
É possível proteger como desenho industrial uma embalagem que tenha formato suficientemente distintivo, de modo que sua utilização seja vedada para terceiros em qualquer classe de produtos ou serviços.
XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.
Este inciso trata especificamente da temática de fraudes, impondo aos pretensos titulares a proibição de solicitar o registro de marcas que eles não teriam como desconhecer em função de sua atividade. Assim, facilita-se a repressão a infrações que poderiam permanecer impunes diante da dificuldade de apresentar provas concludentes. É importante não confundir esta disposição com a proteção de marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, que serão abordadas em outro momento.
Roberto Soraire | Linkedin
Administrador. Especialista em Direito Empresarial
Maria Eduarda Medeiros Pletsch | Linkedin
Acadêmica em Administração
