De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o uso indevido de marca registrada configura violação suficiente para gerar o dever de indenizar por danos morais — mesmo sem a necessidade de comprovação de prejuízo concreto.
Isso porque o registro da marca no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) garante ao seu titular o direito exclusivo de uso em todo o território nacional, dentro do respectivo segmento de mercado. Esse direito protege a marca contra imitações ou usos não autorizados que possam gerar confusão no público consumidor ou desviar clientela, caracterizando uma violação passível de reparação judicial.
A Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei n. 9279/96, em seus artigos 129 e 130, estabelece que, uma vez concedido o registro da marca, ao seu titular é garantido o uso exclusivo em todo território nacional, sendo direito e dever do titular zelar pela integridade e reputação da marca. Vejamos:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”
Art. 130- Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
III- zelar pela sua integridade material ou reputação.
Em caso de uso indevido de marca, as medidas cíveis que podem ser adotadas pelo titular da marca violada estão previstas nos dispositivos 207, 208, 209 e 210, da LPI. Em especial, o artigo 210 disciplina a forma de apuração dos danos materiais, que, diferentemente dos danos morais, exigem a comprovação efetiva de prejuízos.
Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.
Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.
Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.
1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.
2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.
Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:
I – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
II – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.
Já com relação à indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a prova de uso indevido de marca registrada de terceiros já é o suficiente para a condenação em danos morais “in re ipsa”, ou seja, não é necessário comprovação de danos ou prejuízos
Vejamos o caso da marca “Johnnie Walker”, que ingressou com ação contra uma empresa que usava a marca “João Andante” para bebidas destiladas. O STJ confirmou que houve violação de marca e condenou a empresa infratora a pagar danos morais, sem necessidade de comprovar prejuízo financeiro:
“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO PROPOSTA PELOS TITULARES DA MARCA JOHNNIE WALKER. TUTELA INIBITÓRIA E CONDENATÓRIA PELO USO DA MARCA JOÃO ANDANTE PARA DESIGNAR BEBIDAS DESTILADAS. RECURSO DAS AUTORAS. ALEGAÇÃO DE PARASITISMO RESIDUAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU NÃO HAVER PARASITISMO PELO USO DA EXPRESSÃO O ANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DAS RÉS. PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MARCA ALHEIA REGISTRADA QUE DECORRE DE LEI E NÃO DE DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA MARCA INFRATORA DURANTE CERTO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DE MARCA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. (…) 9. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, os danos morais oriundos da violação de marca registrada decorrem diretamente da prática do ato ilícito, sendo despicienda a efetiva comprovação do abalo.” (STJ, REsp 1881211 / SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.09.2021, grifo nosso)
Assim, conforme julgado acima, a jurisprudência do STJ entende ser desnecessária a comprovação de danos/prejuízos ou efetiva confusão entre as empresas para configuração do dever de indenizar pelo uso indevido de marca.
Portanto, registrar sua marca no INPI é fundamental para protegê-la legalmente. Se outra empresa usar sua marca sem autorização para os mesmos produtos ou serviços, você tem respaldo legal para impedir esse uso e ainda ser indenizado por danos morais – mesmo que não consiga provar prejuízo direto ou confusão, conforme entendimento do STJ.
Por hoje é isso!
Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua opinião, é só deixar nos comentários.
Nos vemos no próximo post!
CONTE COM A 123 MARCAS
Nossa equipe é altamente qualificada e experiente.
Se acaso tiver dúvidas sobre marcas, entre em contato. Estamos aqui para ajudar.
Se você quer saber mais sobre o registro de marcas e seus detalhes, não deixe de conferir nossos outros posts do Blog, aqui.
Temos vários conteúdos interessantes para você.
Autora:
Flávia Cristina Lazzarin | LinkedIn
Advogada (OAB/PR 115150). Mestre em Propriedade Intelectual
