O que é direito de precedência ao registro de marca? Como comprovar o uso anterior de boa-fé?


Na regra normal, no Brasil, o primeiro que pede o registro da marca tem a prioridade do registro. Porém, existe uma exceção a esta regra: o direito de precedência.

O que é o Direito de Precedência ao Registro de uma Marca?

Quando o usuário de marca a utiliza, sem registro, há mais de 6 meses antes do pedido de registro de marca idêntica ou semelhante, tem-se o direito de precedência para o usuário que a utilizava antes. Assim, temos o usuário anterior de boa-fé. Ou seja, a pessoa que usava, há pelo menos 6 meses, marca idêntica ou semelhante, pode reivindicar o direito de precedência ao registro.

Parece simples. Porém, caso 2 pessoas utilizam, por mais de 6 meses (uma por 2 anos antes e a outra por 1 ano antes), marca igual ou idêntica de pedido de registro de marca, quem tem o direito da marca?

Se você pensou que a resposta é a pessoa que utilizava por mais tempo (2 anos) você errou!

Tem direito ao uso anterior de boa fé a pessoa que primeiro requerer esse direito.

 

Quando posso requerer o uso anterior de boa-fé?

O entendimento do INPI é que só pode requere o direito de precedência no momento de oposição do processo de marca no INPI. Ou seja, em até 60 dias da publicação da marca na RPI – Revista da Propriedade Industrial, conforme podemos ver nos dizeres do Manual de Marca do INPI:

 

a) Fundamentar sua reivindicação, exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI; e

b) Fazer prova do depósito do pedido de registro da marca para fins de garantia do direito de prioridade ao registro, nos termos da LPI.

 

Na justiça isso ainda é controverso. Porém, esperamos que se harmonize com o órgão regulador: o INPI.

 

Que documentos servem para comprovar o uso anterior de boa-fé?

 

Segue as orientações quanto aos documentos de apresentação de uso anterior de boa-fé:

 

a) Documentação ilegível ou sem data:

Não terá valor de prova hábil a documentação ilegível, rasurada ou desprovida de data.

 

b) Documentos fiscais:

 

Os documentos fiscais apresentados deverão:
● Ser emitidos pelo titular do registro, pelo licenciado ou por terceiro autorizado;
● Estar datados dentro do período de investigação; e ainda
● Fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

 

As provas constituídas de notas fiscais, como regra geral, não poderão ser as emitidas em primeira via, já que esta fica com o cliente. Assim, a apresentação da primeira via poderá ser aceita como meio de prova, excepcionalmente, se acompanhada de justificativa e da comprovação da entrega do produto ou do fornecimento do serviço.

 

c) Impressos:

 

Os impressos apresentados deverão estar devidamente datados, dentro do período de investigação, e ainda, deverão fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

 

d) Documentos complementares para comprovação de uso de marca mista, figurativa ou tridimensional:

 

Em se tratando de marca mista, figurativa ou tridimensional, será admitido como prova de uso complementar qualquer documento de natureza não fiscal, devidamente datado, que contenha a marca conforme originalmente registrada.

 

e) Comprovação de uso de marca para parte dos produtos ou serviços assinalados:

 

Em se tratando de marca que vise a distinguir uma variedade de produtos ou de serviços, será declarada a caducidade em relação aos produtos ou serviços não semelhantes ou afins, indicados no certificado de registro, cujo uso não for comprovado, conforme determinado no art. 144 da LPI.

 

Ainda, cumpre referir que o entendimento do INPI é de que se ambas as partes comprovarem o pré-uso, há pelo menos 6 meses antes da data do depósito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI. Ou seja, neste caso, independe de quem faz uso há mais tempo. No entanto, há precedentes na esfera judicial que adotaram entendimento contrário, ou seja, priorizando o tempo de uso do sinal marcário.

 

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Roberto Soraire
Administrador de Empresas. Especialista em Direito Empresarial.